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消えた!新たなるスターチェンバー(星室裁判所)が4000万ドルの特許評決を無効化

  • 執筆者の写真: York Faulkner
    York Faulkner
  • 2025年12月16日
  • 読了時間: 22分

「陪審による裁判の外観は維持される。しかし、結果は『資格ある』専門家によって決定される。」



陪審の声は虚しく


陪審は侵害を認定した。ウェブデザイン特許、ユーザーインターフェースオブジェクト、およびShopifyのeコマースプラットフォームの内部構造に関する証言を聞いた後、市民陪審員たちは、ShopifyがExpress Mobileの特許を侵害したと結論づけた。彼らは4000万ドルの損害賠償を認めた。


この評決は生き残らなかった。Shopifyは法律問題としての判決(judgment as a matter of law、以下「JMOL」)を申し立て、連邦地方裁判所はこれを認容した。連邦巡回控訴裁判所(以下「CAFC」)は、2025年12月8日に発行された非先例判決でこれを支持した。Shopify Inc. v. Express Mobile, Inc., No. 2024-1977 (Fed. Cir. Dec. 8, 2025)(以下「Shopify判決」)。


評決を覆した根拠は、証拠が不十分だったことではなかった。裏付けとなる証拠は存在した。また、認容された証拠から陪審が導いた推論が不合理だったわけでもなかった。裁判所は評決の合理性について言及しなかった。問題は、Express Mobileの専門家証人が、陪審が評決に至るために明らかに結論づけたことを「明示的に述べなかった」ことであった。Shopify判決 slip op. at 14。資格ある専門家からのその魔法の発言がなければ、陪審の侵害認定は維持され得なかった。


陪審の評決を裏付ける認容された証拠があったにもかかわらず、専門家の沈黙は決定的なものとして扱われた。結局のところ、「特許権者は、当該分野の専門家ではないことを自認している者からの証言のみに依拠して、その立証責任を果たすことはできない」からである。同上 at 14。


これはRule 50の十分な証拠基準ではない。これは別物である。そして、さらなる矛盾がある。同じ判決において、CAFCは、専門家証言を「意見的」として無視しながらも、同じ争点について裁判所自身が事実認定を行った非侵害の略式判決を支持した。裁判官は「専門家」の確認なしに証拠を評価することができた。陪審にはそれができなかった。


その結果、特許陪審を形骸化された機関へと静かに変容させる枠組みが生まれた。陪審は依然として着席する。依然として評議する。依然として評決を下す。しかし、その評決は、専門家があらかじめ結論を承認している場合にのみ維持される。


特許訴訟の新たなるスターチェンバー(星室裁判所とは、かつての英国で陪審なしに秘密裏に審理を行った専断的な裁判所を指す)へようこそ。


関連技術


Express Mobileは、ウェブデザイン技術に関する2つの特許ファミリーを所有していた。第1のファミリー(U.S. Patent Nos. 6,546,397(以下「'397特許」)および7,594,168(以下「'168特許」))は、ウェブページデザインのためのブラウザベースのシステムをカバーしていた。これらの特許は、ウェブページが「迅速に読み込まれる」ことを可能にする圧縮されカスタマイズされたファイルを作成する「ランタイム生成手順」を記載していた。'397特許 col. 2 ll. 5–13。クレームの中心となったのは、「ブラウザがウェブページまたはウェブサイトに向けられたときにダウンロードまたは作成される」「ランタイムファイル」または「ランタイムエンジン」の概念であった。Shopify判決 slip op. at 8。


第2のファミリー(U.S. Patent Nos. 9,063,755(以下「'755特許」)、9,471,287(以下「'287特許」)、および9,928,044(以下「'044特許」))は、デバイス上にコンテンツを表示するためのコードを生成するシステムをカバーしていた。これらの特許は、「ボタン、テキストフィールド、画像、およびビデオ」などの「定義されたUIオブジェクト」を異なるデバイスタイプ間で表示することを可能にする技術を記載していた。同上 at 5。クレームは、「定義されたUIオブジェクト」がユーザー入力を受け取り、かつ出力値を表示することを要求していた。同上 at 12。


Shopifyの被疑システムは、eコマースサイト用のウェブページを生成するために「Liquidテンプレートファイル」を使用するTheme Editorであった。Express Mobileは、Liquidテンプレートファイルが第1の特許ファミリーのランタイムファイルのクレーム要素を満たし、Shopifyの製品ページが第2の特許ファミリーの定義されたUIオブジェクトのクレーム要素を満たすと主張した。


本件は、Express Mobileがこれらの関連性を適切に証明したか(あるいは、Express Mobileの専門家承認が証明することについて適切に証言したか)にかかっていた。


判断力を持つ裁判官


'397特許と'168特許は陪審に到達しなかった。連邦地方裁判所はShopifyに有利な略式判決を認め、CAFCはこれを支持した。


争点の中心は、ShopifyのLiquidテンプレートファイルがクレームにおける「ランタイムファイル」に該当するかどうかであった。連邦地方裁判所は、この用語を「ブラウザがウェブページまたはウェブサイトに向けられたときにダウンロードまたは作成される」ファイルを要求するものと解釈していた。同上 at 8。Shopifyのサーバー上に存在するLiquidテンプレートファイルがユーザーのブラウザにダウンロードされないことは全員が認めていた。問題は、他の何か(それらのファイルの「インスタンス化されたコピー」)がこのクレーム要素を満たすかどうかであった。


Express Mobileの専門家であるAlmeroth博士は、ユーザーがShopifyのウェブサイトを訪問すると、Liquidテンプレートファイルの「コピー」が作成されダウンロードされると証言した。彼は、元のファイルとこのコピーは「同じファイル」であると意見を述べた。同上 at 10。


連邦地方裁判所はこれとは異なる認定をした。裁判所は技術的証拠を検討し、「サーバー上のLiquidテンプレートファイルには『ブラウザにダウンロードされたLiquidテンプレート』にはないコード行があるため、2つのファイルの内容は同じではない」と結論づけた。同上 at 10(連邦地方裁判所を引用)。裁判所は、Almeroth博士の反対証言を「単なる意見」であり、重要な事実問題に関する真の争点を生じさせるには不十分であると認定した。同上 at 10–11。


何が起こったかを注意深く見てほしい。専門家は技術的証言を述べた。すなわち、ファイルは「同じ」であると。裁判所はその証言を単なる意見として退けた。そして裁判所は、証拠を検討し、ファイルは同じではないと結論づけることで、自ら技術的判断を行った。専門家は「X」と言った。裁判所は「Xではない」と言った。略式判決は支持された。


この判断は、技術的紛争における裁判所の役割についての特定の見解を反映している。専門家証言が意見的とみなされた場合、裁判所は単に証拠の不存在を指摘するだけでなく、真に争われている事実上の争点があるかどうかを判断するために自ら介入する。裁判官は技術的証拠を検討した。裁判官はファイルの内容を比較した。裁判官は、クレーム解釈と略式判決の目的上、何が「同じファイル」であり何がそうでないかを判断した。その判断を導く専門家はいなかった。専門家は必要なかった。問題となった2つのファイルが同じ内容を共有していないことに真の争いはなかった。


裁判


Express Mobileは'755特許ファミリーのみで裁判に臨んだ。Almeroth博士は、Shopifyのシステムがどのように機能するかについて証言した。彼は特定の「定義されたUIオブジェクト」(ボタン、テキストボックス、画像、ビデオ)を特定し、ユーザーがそれらとどのように対話するかを説明した。同上 at 12。彼は、あるユーザーがユーザーインターフェースのテキストボックスに数量を入力すると、別のユーザーインターフェースのUIオブジェクトが「ユーザーが『数量』テキストボックスに入力した商品数に基づいて」調整された出力値を表示する様子を説明した。同上 at 12。


これに対し、Shopifyは、特許クレームは単一の「定義されたUIオブジェクト」が入力を受け取り、かつ出力を表示することを要求していると主張した。Shopifyの専門家であるSchmandt氏は、Almeroth博士が「入力を受け取り、かつ出力を表示するUIオブジェクトを特定していない」と証言した。同上 at 13。そうではなく、Almeroth博士は、別々のユーザーインターフェースにおける入力用と出力用の別々のオブジェクトを特定していた。


Express Mobileの弁護士には反論があった。最終弁論において、弁護士は点と点を結んだ。弁護士は、Shopifyの製品ページ自体(これらすべての要素を含むディスプレイ)が「定義されたUIオブジェクト」として理解できることを示す証拠を指摘した。製品ページは、その様々なインタラクティブ要素を通じて入力を受け取り、その様々な表示要素を通じて出力を表示する。製品ページ全体が両方を行う。要するに、弁護士は製品ページが定義されたUIオブジェクトであると主張した。


陪審は両当事者からの証拠を聞いた。彼らは被疑製品ページを見た。彼らはインターフェースがどのように機能するかを観察した。彼らは入力と出力について、ボタンとテキストボックスについて、情報がシステムを通じてどのように流れるかについての証言を聞いた。彼らは、その証拠から合理的に導き出せる推論についての弁護士の主張を聞いた。


彼らは侵害を認定した。4000万ドル。


判断力を持たない陪審


ShopifyはJMOLを申し立て、連邦地方裁判所は申立てを認容した。


問題は、Express Mobileの定義されたUIオブジェクト理論が法的に欠陥があったことではなかった。問題は、Express Mobileの専門家であるAlmeroth博士が、製品ページが定義されたUIオブジェクトであると自ら述べなかったことであった。彼は個々のUI要素について議論した。彼はそれらがどのように機能するかを説明した。しかし、彼は製品ページ自体が定義されたUIオブジェクトのクレーム要素を満たすという具体的な結論を述べなかった。


そして、いずれの当事者の専門家も製品ページが定義されたUIオブジェクトであると結論づけなかったため、連邦地方裁判所は「『Shopifyのシステムにおいてディスプレイ全体が定義されたUIオブジェクトである』と陪審が結論づけるための証拠がなかった」と判示した。同上 at 12(J.A. 138-39を引用)。陪審の評決は維持され得なかった。法律問題としてShopifyに有利な判決が下された。


控訴審において、Express Mobileは、「陪審は決定すべき争点となった事実を理解するために専門家証言を必要とせず」、証拠として提出された製品ページ自体に依拠することができたと主張した。同上 at 14。Express Mobileはさらに、弁護士がShopifyの製品ページが定義されたUIオブジェクトのクレーム要素を満たすことを示す証拠を適切に指摘したと主張した。


CAFCはこれを退け、「『定義されたUIオブジェクト』が製品ページのディスプレイであることを示す証拠が裁判にはなかった」とする連邦地方裁判所の判断に同意した。同上 at 13。しかし、Shopifyの製品ページの各要素の機能を証明する証拠は存在し、Express Mobileの弁護士は最終弁論でその証拠を要約した。


証拠と弁護士による証拠の要約は問題ではなかった。欠陥は、Almeroth博士がShopifyの製品ページを定義されたUIオブジェクトとして特定しなかったことにあった。裁判所が指摘したように、クレームは「非常に技術的」であり、Almeroth博士自身の特徴づけによれば「『素人向けに書かれることを意図していない』」ものである。同上。


裁判所は、「『技術が複雑な場合・・・被疑侵害者が侵害を否定する専門家証言を提出した場合、特許権者は、当該分野の専門家ではないことを自認している者からの証言のみに依拠して、その立証責任を果たすことはできない』」と論じた。Shopify判決 slip op. at 14(Centricut, LLC v. Esab Group, Inc., 390 F.3d 1361, 1370 (Fed. Cir. 2004)を引用)。


専門家がそう言わない限り、侵害にはならないのである。


CAFCは、裁判記録がShopifyの製品ページ自体が定義されたUIオブジェクトを満たすことを示しているという弁護士の最終弁論を退けることで、この専門家証言の必要性を強調した。裁判所は率直であった。「『弁護士の主張は証拠ではない。』」同上 at 14–15(Icon Health & Fitness, Inc. v. Strava, Inc., 849 F.3d 1034, 1043 (Fed. Cir. 2017)を引用)。


CAFCによれば、「評決は、証言によって裏付けられておらず、最終弁論で初めて提起された新たな侵害理論に基づくことはできない」とされた。同上 at 15(強調付加)。形式的には、合議体は問題を表現の失敗ではなく立証の失敗として特徴づけた。困難なのは、唯一欠けていた「証拠」は、陪審自体が認容された証拠から十分に導き出すことができた推論であったということである。


そしてまさにそのようにして、4000万ドルの評決は消えた。Shopifyの製品ページが定義されたUIオブジェクトとして機能したという証拠がなかったからではなく、そう述べる意見的証言がなかったからである。


二重規範


Shopify判決の略式判決分析とJMOL分析を並べて読むと、矛盾が浮かび上がる。


略式判決については、Express Mobileには専門家証言があった。Almeroth博士はファイルが「同じ」であると意見を述べた。しかし、その証言は「意見的」であり、事実上の争点を生じさせるには不十分であるとみなされた。裁判所自身が証拠を検討し、問題となった2つのファイルが同じ内容を共有していないと判断した。略式判決は支持された。


JMOLについては、Express Mobileは1つの点(Shopifyの製品ページが定義されたUIオブジェクトであること)について明示的な専門家証言を欠いており、その意見的証言の欠如が致命的であった。しかし、略式判決を検討した裁判所とは異なり、陪審は、技術が明らかに複雑すぎるため、証拠からその最終結論に至る前の推論を自ら導き出すことを信頼されなかった。JMOLは支持された。


矛盾は顕著である。略式判決では、意見的証言は証拠の欠如を補うことができなかった。JMOLでは、証拠は意見的証言の欠如を補うことができなかった。


この枠組みは、制度的能力についての居心地の悪い前提を明らかにしている。陪審は、適切に導かれた場合にのみ適切な事実認定者であるように見える。すなわち、法律問題については裁判所によって、技術問題については専門家によって導かれる場合にのみである。その導きがなければ、どのような証拠が彼らの前にあっても、陪審の結論は信頼できないのである。


こうして法廷は、複雑な事件において一種のスターチェンバーとなり、そこではエリートによる指導が正当な事実認定の前提条件となる。裁判官は法律について指示する。専門家は技術について指示する。陪審は従う。台本からの逸脱(専門家が明確に述べなかった推論を導くこと)は結果を無効にする。


陪審による裁判の外観は維持される。しかし、結果は「資格ある」専門家によって決定される。


専門家の本来の役割


連邦証拠規則702は、専門家証言が「事実認定者が証拠を理解し、または争点となっている事実を判断するのを助ける」場合に許容される旨規定している。重要な言葉は「助ける」である。専門家は補助する。専門家は照らし出す。専門家は、さもなければアクセス不可能であったかもしれない文脈と専門知識を提供する。しかし、専門家は結果を左右しない(少なくとも、そうすべきではない)。


最高裁判所はこの点について明確である。「『信用性の判断、証拠の衡量、および事実からの正当な推論の導出は、裁判官の機能ではなく、陪審の機能である。』」Reeves v. Sanderson Plumbing Products, Inc., 530 U.S. 133, 150 (2000)(Anderson v. Liberty Lobby, Inc., 477 U.S. 242, 255 (1986)を引用)。JMOL申立てを審査する裁判所は「非申立当事者に有利なすべての合理的な推論を導かなければならず」、「信用性の判断をしたり証拠を衡量したりしてはならない」。Reeves, 530 U.S. at 150。


標準的な陪審説示はこの理解を反映している。第9巡回区模範民事陪審説示は、陪審員に対し、専門家の「意見証言は他の証言と同様に判断されるべきである。全部を受け入れることも、一部を受け入れることも、まったく受け入れないこともできる」と述べている。Manual of Model Civil Jury Instructions for the District Courts of the Ninth Circuit § 2.13 (2017)(2021年更新)。第1巡回区のパターン説示も同様に明確である。「そのような証言を受け入れることも退けることもできる。」Pattern Criminal Jury Instructions for the District Courts of the First Circuit § 2.07 (2015)。


陪審員は専門家の意見を全部、一部、またはまったく信用しないことができる。陪審員は相反する専門家証言を衡量することができる。陪審員は推論が説得的でないと判断すれば専門家の結論を退けることができる。陪審は究極の事実認定者であり続ける。


Shopify判決のJMOL判断はこの枠組みを逆転させる。裁判所の分析の下では、陪審は、たとえ証拠によって裏付けられた結論であっても、専門家が最初にその結論を明確に述べない限り、その結論に達することができない。専門家はもはや陪審の理解を助けているのではない。専門家は陪審が判断することを承認しているのである。


陪審の前にあったものを考えてほしい。彼らは製品ページを見た。彼らはUIオブジェクトがどのように機能するかについての証言を聞いた。彼らはユーザーが数量を入力し、ボタンをクリックし、表示された出力を受け取ることができることを理解した。彼らはシステムが侵害していると結論づけた。裁判所はこの推論が不合理であるとか、何らかの欠陥があるとは言っていない。裁判所は専門家がそれを明確に述べなかったと言っているのであり、したがって陪審はそれを導くことが許されなかったのである。


いつから陪審は、認容された証拠から推論を導くために専門家の許可が必要になったのだろうか。


証拠ではなかった主張


Express Mobileの弁護士は最終弁論で、製品ページが「定義されたUIオブジェクト」として理解できると主張した。CAFCはこれを「弁護士の主張」であり「証拠ではない」として退けた。Shopify判決 slip op. at 14–15。


この陳述は技術的には正しい。最終弁論は証拠であったことはない。しかし、最終弁論は常に、弁護士が認容された証拠を総合し、その証拠からの合理的な推論を促す場面であった。それが最終弁論の全目的である。弁護士は記録からの合理的な推論を主張することを許されているだけでなく、職業上の義務を負っている。Model Rules of Prof'l Conduct R. 3.4(e)参照(弁護士が「証拠能力のある証拠によって裏付けられない・・・事項に言及すること」を禁じている)。


裁判所は弁護士の推論が不合理であるとは言わなかった。その推論が認容された証拠に基礎を欠くとは言わなかった。裁判所は弁護士が主張をしたとだけ言い、弁護士の主張は証拠ではないと言ったのである。


しかし、認容された証拠からの合理的な推論は、専門家が最初にそれを明確に述べた後にのみ導くことができるのであれば、最終弁論は複雑な事件において何の目的も果たさない。弁護士は専門家が言わなかったことを主張できない。陪審は専門家が結論づけなかったことを結論づけることができない。評決は証拠ではなく専門家の言葉によって制限される。


明確にしておくと、CAFCはExpress Mobileが最終弁論で新たなまたは開示されていない侵害理論を提起したとは判示しなかった。そうすることもできた。連邦巡回区の先例は、侵害主張や専門家報告書で開示されなかった遅れて出てきた理論を取り締まるための十分な法理上の手段を提供している。しかし裁判所は放棄、失権、またはRule 26を援用しなかった。裁判所はExpress MobileがShopifyの製品ページが「定義されたUIオブジェクト」のクレーム要素を満たすと主張することが手続的に禁じられているとは言わなかった。


むしろ、合議体は問題を証拠上のものとして枠組みを設定した。裁判所の見解では、欠陥はExpress Mobileが禁じられた理論を提起したことではなく、「『定義されたUIオブジェクト』が製品ページのディスプレイであることを示す証拠が裁判にはなかった」ことであった。Shopify判決 slip op. at 13。弁護士の要約(認容された証拠に基づいていたにもかかわらず)は「弁護士の主張」であり「証拠ではない」として退けられた。同上at 14–15。


この枠組みは重要である。製品ページ自体が定義されたUIオブジェクトとして機能したという主張は、新たな事実、新たな被疑製品、または異なるクレーム解釈に基づいていなかった。それは陪審が既に聞いていた同じ証拠(Shopifyの製品ページがどのようにユーザー入力を受け取り出力を表示するか)から導かれた推論に基づいていた。唯一欠けていたのは、その推論についての専門家の明示的な説明であった。


その説明の欠如を証拠の欠如として扱うことで、裁判所は事実上、推論的論理を、専門家がまず彼らのために行わない限り陪審が複雑な事件において行うことができない作業として再定義した。その動きは放棄や遅延開示の用語を避けるが、代償を伴う。それは事実認定権限の所在を陪審から専門家へと移し、理解の補助としてではなく、判断の必要条件として移すのである。


憲法上の問題


合衆国憲法修正第7条は、「コモンローの訴訟において、係争金額が20ドルを超える場合、陪審裁判を受ける権利は維持されるものとし、陪審によって審理されたいかなる事実も、コモンローの規則に従う場合を除き、合衆国のいかなる裁判所においても再審理されてはならない」と規定している。U.S. Const. amend. VII。


修正条項は2つの異なる保障を含んでいる。保存条項は民事事件における陪審裁判の権利を確保する。再審理条項(「陪審によって審理されたいかなる事実も・・・再審理されてはならない」)は、コモンローで認められた手続きを通じてのみ連邦裁判官が陪審評決を覆すことを認める。一般にRenée Lettow Lerner, The Re-examination Clause of the Seventh Amendment, GWU Law School Public Law Research Paper 2025-54 (October 7, 2025)参照。特許侵害は事実問題である。それを認定する陪審の役割は深い歴史的根源を持つ。Markman v. Westview Instruments, Inc., 517 U.S. 370, 377 (1996)参照(クレーム解釈は裁判所が行うと判示しつつも、特許事件における「陪審裁判の長い歴史」を認めている)。


JMOLは、評決が十分な証拠に基づくことを確保するために存在する。Rule 50は、「合理的な陪審が当事者のために認定するための法的に十分な証拠的基礎を持たない」場合にのみ、裁判所がJMOLを認めることができると規定している。Fed. R. Civ. P. 50(a)(1)。この基準は、事実認定者としての陪審の憲法上の優位性を反映し、敬譲的である。裁判所はすべての証拠を評決勝訴者に最も有利な観点から見なければならず、その当事者に有利なすべての合理的な推論を導かなければならない。Reeves, 530 U.S. at 150。


Rule 50の諮問委員会注釈は憲法上の利害を明示的にしている。「表明された基準は、この規則の下で取られる措置が、支配法の執行を確保するという裁判所の義務の遂行であり、修正第7条によって陪審に与えられた事実認定の責任への侵害ではないことを明確にしている。」Fed. R. Civ. P. 50 advisory committee's note to 1991 amendment。


Shopifyの枠組みはこの審査を変容させる。問題はもはや、合理的な陪審がその推論を導くことができたかどうかではなく、専門家が陪審にその推論を導くことができると伝えたかどうかである。それは全く異なる問題である。


アメリカの陪審制度は基本的な前提に基づいている。コミュニティから選ばれた一般市民が、集合的に証拠を評価し、健全な結論に達することができるという前提である。私たちは意図的に専門家を陪審員から除外する。私たちは素人の集合的知恵を信頼する。なぜなら、彼らの多様な経験と常識に基づく複合的な判断が正義をもたらすと信じるからである。


個人としては、陪審員は特定の能力を欠いているかもしれない。会計士は薬理学を理解しないかもしれない。エンジニアは契約解釈を理解しないかもしれない。しかし、評議体として、私たちは彼らが複雑さを乗り越え、質問をし、共に推論し、尊重に値する結論に達することを信頼する。それがこの制度の核心である。


Shopifyの枠組みは反対のことを前提としている。「複雑な」事件では、陪審員は専門家の許可なしにAからBへの結論を導くことを信頼されない。彼らは製品ページを見ることができる。彼らは入力と出力について聞くことができる。彼らはユーザーが数量を入力しディスプレイが更新されることを理解することができる。しかし、専門家がその言葉を言わない限り、そのページが「定義されたUIオブジェクト」であると結論づけることはできない。


したがってShopify判決は、放置すれば陪審の憲法上の役割を侵食するリスクのある法理上の逸脱を示している。陪審は依然として着席する。陪審は依然として評議する。陪審は依然として評決を下す。しかし、評決は覆される可能性がある。推論が不合理だったからではなく、陪審がそもそもそれを導くことを承認されていなかったからである。


それは証拠法の衣をまとった陪審の事実認定機能への侵害である。


Daubert申立ては今や処分的


この緊張関係は、両当事者の特許訴訟実務家を警戒させるべき実務上の含意をもたらす。すなわち、専門家証言を排除するためのDaubert申立て(Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc., 509 U.S. 579 (1993)に基づき、専門家証言の許容性を判断する米国の基準を定めた判例)は、今や処分的申立てとして機能し得る。


裁判において、クレーム要素に関する明示的な専門家証言の欠如は、他にどのような証拠が記録にあっても、陪審が侵害を認定できないことを意味する。結果は厳然としている。専門家がDaubertの下で排除または制限されれば、法律問題として敗訴する可能性がある。


Daubert申立ては常に重要であった。しかしShopifyの枠組みの下では、それは存続に関わるものとなる。重要なクレーム要素について専門家を排除することは、もはや単なる証拠上の優位ではなく、JMOLへの道筋となる。特許権者は、必要な結論の明示的な専門家の説明なしには評決を維持できない。


CAFCは、特許訴訟で問題となる技術的争点の「複雑さ」を指摘することでその判断を正当化した。Shopify判決 slip op. at 14参照(「技術が複雑な場合・・・」)。しかしShopify事件は、「複雑さ」の基準を極めて低く設定している。Shopifyは遺伝子編集や量子コンピューティングの複雑な問題を含んでいなかった。本件は、毎日インターネットを使用する数十億人にとって馴染みのある機能である、ウェブページ上のインタラクティブオブジェクトに関するものであった。


被告にとって、戦略的含意は明らかである。特許権者の専門家に早期かつ頻繁に異議を申し立てよ。専門家の資格と意見がDaubertの要件を満たさないすべてのクレーム要素、または専門家がクレーム要素を満たすために必要な正確な結論を明確に述べていないすべてのクレーム要素について排除を求めよ。専門家が排除(または制限)されれば、事件は陪審に到達する前に終わる可能性があり、あるいは評決は後に覆される可能性がある。


特許権者にとっても、メッセージは同様に明確である。専門家の準備はもはや説得だけの問題ではない。それは生存の問題である。専門家は、正確なクレーム文言を特定の被疑機能に適用して、侵害理論のすべての要素について明示的に証言しなければならない。


すべての推論的ステップが明確に述べられなければならない。すべての結論が表明されなければならない。いかなるギャップ(陪審が自ら導くべき推論)も残すことは、致命的となり得る脆弱性を生み出す。


専門家証人は、事実を認定する陪審の権限への門番となったのである。


結論


Express Mobileの次のステップは大法廷再審理申立てである。根拠は実質的である。合議体の枠組みはReevesおよび十分な証拠基準についての最高裁判所の確立した理解と矛盾する。略式判決分析とJMOL分析の間の内部矛盾は解決を要する。そして修正第7条の含意は全裁判所の検討を正当化する。合議体がこの判決を非先例判決としたこと自体が示唆的かもしれない。おそらく、この枠組みが精査に耐えられないことの認識か、あるいは精査を招くことなく法を形成しようとする試みかもしれない。いずれにせよ、CAFCはこの静かな変容を検証されないまま放置すべきではない。


他のすべての人にとって、メッセージは明確である。特許事件における専門家の準備は、もはや説得の問題ではなく、生存の問題である。Daubert申立ては今や潜在的に事件を処分し得る。そして少なくとも「複雑な」事件において、事実認定者としての陪審の憲法上の役割は、専門家の言葉という糸にぶら下がっている。Shopifyの枠組みが広がれば、スターチェンバーは特許訴訟に恒久的な席を得ることになる。陪審は着席し、評議し、評決を下す。そしてその後、専門家がその評決の維持を許可したかどうかを知るために待つことになる。


 
 
 

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