再訴禁止付き取下げで特許表示義務が発生するか？ CAFCは懐疑を抱く

「控訴裁判所が、審理対象外の主張についてこのような道筋を示すことは稀である。」

I. 序論

特許権者が、侵害訴訟を再訴禁止付きで取り下げるだけで、知らず知らずのうちに特許ライセンスを創出し、35 U.S.C. § 287に基づく特許表示義務を発生させることがあるのだろうか。これは、Ortiz & Associates Consulting, LLC v. Vizio, Inc., No. 3:23-CV-00791-N (N.D. Tex. Nov. 1, 2023)における地方裁判所の判断であり、連邦巡回区控訴裁判所は、35 U.S.C. § 285に基づく例外的事件（通常とは異なり弁護士費用の転嫁が認められる事件）の認定に基づく制裁として162,000ドルの弁護士費用賠償命令を支持することで、この地方裁判所の判断を覆すことなく維持した。

Ortizは以前、同一の特許に基づく侵害を主張してRokuおよびPanasonicを訴えていたが、各訴訟の早期段階で再訴禁止付きの任意取下げを行っていた。Ortizがその後Vizioを提訴した訴訟において、地方裁判所は、これらの先行する取下げがライセンスに該当し、§ 287の特許表示要件の対象となると判示した。RokuもPanasonicも自社製品に特許表示を行っていなかったため、Ortizは訴訟提起前の損害賠償を請求できないとされた。そして、OrtizがVizioを訴えた時点で既に特許が満了していたことから、Ortizは訴訟提起後の損害賠償についても請求可能な根拠を欠いていた。訴訟はRule 12(b)(6)に基づき、救済を認めうる請求が記載されていないことを理由に却下された。

Ortiz & Associates Consulting, LLC v. Vizio, Inc., No. 2024-1783 (Fed. Cir. Dec. 17, 2025)における連邦巡回区控訴裁判所の判決は、Ortizに対する弁護士費用賠償命令を支持した。しかし、OrtizがRule 12(b)(6)に基づく却下について適時に控訴しなかったため、「先行する再訴禁止付き取下げはライセンスに該当する」という理論の当否は審理対象とならなかった。したがって、連邦巡回区控訴裁判所の判決において、再訴禁止付き取下げが§ 287に基づく特許表示義務を発生させるライセンスを一律に創出するか否かという点は解決されていない。しかし、この判決には奇妙な一節がある。裁判所はあえて、Ortizが主張し得た論拠を説明したのである。その論拠とは、もし適時に提出されていれば、成功した可能性があったものである。

再訴禁止付き取下げが自動的に特許表示義務を発生させるライセンスを創出するという理論は、控訴審での審査を受けたことがなく、真剣な分析を行えば、この理論には根本的な法理上の問題があることが明らかになる。この理論は、取下げの対象となった被疑製品が、特許を実施しているか否かを確認することなく、特許表示を要する「特許物品」であることを暗黙の前提としている。

また、この理論はKessler法理とも矛盾するように見える。同法理は、再訴禁止付き取下げを非侵害の裁定として扱うものである。さらに、この理論は、特許権者が実際には遵守する手段を持たないコンプライアンス義務を課すことになる。なぜなら、取下げは交渉によるライセンスとは異なり、特許権者が特許表示を要求できる契約関係を創出しないからである。

II. 手続的経緯

A. RokuおよびPanasonicに対するOrtizの先行訴訟

Ortiz & Associates Consulting, LLCは、インターネット対応テレビシステムに関する技術を対象とするU.S. Patent Nos. 9,147,299および9,549,285を保有していた。'285特許は2021年1月17日に満了し、'299特許は2021年6月22日に満了した。いずれもOrtizが2023年4月14日にVizioを提訴する前に満了していた。Ortiz自身は特許を実施しておらず、商業製品を販売していない。

Roku訴訟であるOrtiz & Associates Consulting, LLC v. Roku, Inc., No. 1:18-cv-01265-MN (D. Del.)は、2018年に提起された。Rokuは答弁書を提出しなかったが、35 U.S.C. § 101に基づく特許適格性の欠如を理由とする却下申立てを提出した。この申立てについて双方の主張書面が完全に提出された後、2019年6月5日、当事者らは「別途締結された和解契約の条件」に言及しつつ、再訴禁止付きでの取下げに合意した。和解契約の内容は公開記録には含まれておらず、裁判所はRokuの適格性に関する主張について判断を下さなかった。

Panasonic訴訟であるOrtiz & Associates Consulting, LLC v. Panasonic Corp. of North America, No. 1:19-cv-01921-MN (D. Del.)は、2019年に提起された。Panasonicは答弁書も実質的な申立ても提出しなかった。2020年5月15日、OrtizはRule 41(a)(1)(A)(i)に基づく一方的な取下げ通知を提出し、再訴禁止付きで訴訟を取り下げた。

このように、記録上は2件の再訴禁止付き取下げが存在したが、いずれも侵害の認定や自認を伴うものではなかった。OrtizがRokuおよびPanasonicとの間で和解したのか、またその条件がどのようなものであったかは不明である。いずれの被告も答弁書を提出していないため、侵害を正式に認めるか否認するかを求められた場面は一度もなかった。

B. Vizio訴訟および地方裁判所による却下

2023年、Ortizはテキサス州北部地区連邦地方裁判所において、同一の2件の特許に基づきVizioを提訴した。VizioはFed. R. Civ. P. 12(b)(6)に基づく却下申立てを行い、Section 287の特許表示に関する抗弁を主張するとともに、先行するRokuおよびPanasonicとの取下げがOrtizの特許に対する「ライセンス」に該当するとして、RokuとPanasonicが自社製品への特許表示を必要とすると主張した。2件の特許は既に満了していたため、Vizioは、Ortizの損害賠償請求は仮にあったとしても過去の損害に限定されると主張した。そして、Ortizの訴状が侵害の訴訟提起前の実際の通知も、ライセンスを受けたRokuおよびPanasonic製品への特許表示も主張していないことから、訴状は救済を認めうる請求を記載していないと主張した。

地方裁判所の分析は2段階で進められた。まず、RokuおよびPanasonicに対する再訴禁止付き取下げは「それらの訴訟で問題となった製品において主張特許を使用するライセンスと同等の機能を有する」と判示した。Ortiz, slip op. at 7 (N.D. Tex.)。裁判所は、「非独占的特許ライセンスは不提訴誓約と同等である」こと、および再訴禁止付き取下げは将来の請求を禁じることから、「RokuとPanasonicは、事実上、特許物品を販売するOrtizのライセンシーであり、3社すべてが特許表示法規の適用を受ける」と推論した。Id.。したがって、裁判所は「Ortizには、特許物品に特許表示がなされるよう合理的な努力を行い、訴状において特許表示法規への遵守を主張する責任があった」と結論付けた。Id.

次に、裁判所は「特許表示法規への遵守を主張しなかったことは、却下の独立した根拠となる」と判示した。Id.。裁判所は、「過去の損害賠償の請求には特許表示法規への遵守を主張することが必要であり、それは事実上何もしないことによって遵守が達成される場合であっても同様である」と説明した。Id.（Express Mobile, Inc. v. DreamHost LLC, 2019 WL 2514418, at *4 (D. Del. June 18, 2019)を引用）。裁判所はVizioの最初の却下申立てに対する判断においてこの欠陥を指摘していたが、Ortizの修正訴状はこれに対処していなかった。そこで裁判所は再訴禁止付きで却下した。Id. at 8。

重要なのは、Ortizがこの却下について適時に控訴しなかったことである。Ortizは、その後の弁護士費用賠償命令についてのみ控訴した。そのため、連邦巡回区控訴裁判所の審理は、地方裁判所がSection 285に基づき当該事件を例外的事件と認定したことが裁量権の濫用に当たるか否かに限定された。

C. 連邦巡回区控訴裁判所による奇妙な支持判決

連邦巡回区控訴裁判所は弁護士費用賠償命令を支持したが、その判示の仕方は奇妙であった。Ortizが却下について適時に控訴しなかったため、「取下げはライセンスに該当する」という理論の当否は審理対象とならなかった。裁判所は次のように述べた。「Ortizが却下命令から適時に控訴しなかったため、当裁判所は地方裁判所による訴状の再訴禁止付き却下を覆すことはしない。」Ortiz, slip op. at 6 (Fed. Cir.)。Ortiz自身の準備書面も「Ortizが却下および判決に対して控訴しないことを選択したこと、および却下命令の当否は本控訴の争点ではないこと」を認めていた。Id. at 6 n.2。

却下を審査する権限がないことを明言しておきながら、裁判所はOrtizがいかにして却下に異議を唱えることができたか（そして異議を唱えるべきであったか）について相当な紙幅を割いて説明した。

Ortizは、それらの和解は当該企業による過去の侵害に関するOrtizの請求を解決したにすぎず、将来にわたって主張特許を実施する権利を与えたものではない、と主張することができた。その理論に基づけば、Ortizは、RokuとPanasonicは将来において侵害製品を製造・販売するライセンスを受けていないのであるから、特許表示法規はOrtizに対し、RokuとPanasonicがOrtizの特許を侵害すると主張した製品に特許表示させる努力を行う義務を課さない、とVizioの却下申立てに反論することができた。しかし、Ortizは地方裁判所においてその主張を行わず、当裁判所においてもその主張を行っていない。

Id. at 8。この一節は注目に値する。控訴裁判所は、§ 285の事件において放棄された主張に言及することがあるとはいえ、下級審の決定的な判断を覆し得る法的理論をこれほど具体的に明示することは稀である。裁判所は勝訴し得る主張を明確に特定し、それがいかにして特許表示の抗弁を打ち破ることになったかを詳細に説明し、そしてOrtizがその主張をしなかったことを3度も指摘している（「主張することができた」「反論することができた」「その主張を行っていない」）。控訴裁判所が審理対象外の主張についてこのような道筋を示すことは稀である。含意は明白である。裁判所は、地方裁判所の「取下げはライセンスに該当する」という理論が、少なくとも本件への適用においては疑問があると考えており、Ortizは正当な主張を放棄したと判断しているのである。

例外的事件の認定そのものについて、裁判所は地方裁判所の判断を支持する複数の要素を認定した。すなわち、Ortizの「主張は実質的に弱いものであり、その訴状が実行可能な損害賠償理論を述べていないことをOrtizは知っていた、または知るべきであった」こと、Ortizが「侵害の主張内容および証拠開示請求を送達する期限を含む、裁判所の証拠開示期限を遵守しなかった」こと、Ortizには「いかなる証拠開示も開始される前に任意取下げされたか、または請求棄却で却下された、主張特許に関する侵害訴訟の履歴」があったこと、そしてOrtizが「防御費用を下回る」和解要求を行ったこと。Id. at 6-7, 13。

以上のことは、連邦巡回区控訴裁判所が§ 285に基づく弁護士費用賠償命令の支持において誤りを犯したということを意味するものではない。Ortizが、問題点が明確に指摘された後も§ 287遵守を主張しなかったこと、および裁判所が命じた証拠開示期限を遵守しなかったことを自認していることは、Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc., 572 U.S. 545 (2014)に基づく例外的事件認定の独立した根拠となるものであった。

D. 検討されなかった時系列の問題

連邦巡回区控訴裁判所の暗黙の批判（取下げは将来の権利を付与したものではなく、過去の侵害のみを解決したものかもしれないとの指摘）は、地方裁判所の分析に潜在的な欠陥があることを示唆している。しかし、裁判所も当事者も検討しなかった、より根本的な問題がある。それは時系列の問題である。

35 U.S.C. § 286に基づき、Ortizは訴訟提起前最大6年分の損害賠償を請求することができ、2017年4月14日まで遡ることができた。「取下げはライセンスに該当する」という理論を額面通り受け入れたとしても、特許表示義務が発生し得る最も早い時点は、Rokuとの取下げが行われた2019年6月5日である。2017年4月から2019年6月までの2年以上の期間、Ortizはライセンシーを持たない非実施主体であった。ライセンスを受けた「特許物品」は存在しなかった。Section 287は単純に適用されないのである。

にもかかわらず、地方裁判所は特許表示の欠如を訴訟提起前のすべての損害賠償を阻止する完全な障壁として扱った。裁判所はOrtizの訴状をSection 287遵守の主張の欠如を理由に再訴禁止付きで却下したが、Ortizには特許表示要件にまったく影響されない2年以上の潜在的損害賠償期間があったことを認識するための時系列分析を行わなかった。

これは誤りであった。地方裁判所自身の理論に基づいたとしても、Ortizの訴状は、2017年4月から2019年6月までの間のVizioの侵害から生じる、§ 287の影響を受けないライセンス前の損害賠償請求を正当に主張していた。その期間中、Ortizにはライセンシーによる特許表示を確保する義務はなかった。なぜなら、いかなる理論に基づいても、Ortizにはライセンシーがいなかったからである。特許表示法規は、特許表示義務が存在しなかった期間の損害賠償を阻止することはできず、Rule 12(b)(6)に基づく全面的な却下は不適切であった。

このように、Ortizには却下を控訴する少なくとも2つの有効な根拠があった。第一に、連邦巡回区控訴裁判所自身が指摘した主張、すなわち取下げは過去の侵害のみを解決したものであり、特許表示義務を発生させる将来に向けたライセンスを創出したものではないという主張である。第二に、時系列の主張、すなわち取下げがライセンスを創出したとしても、ライセンスが存在しなかった取下げ前の期間の損害賠償を遡及的に阻止することはできないという主張である。

適時に控訴しなかったことにより、Ortizは両方の主張を放棄した。連邦巡回区控訴裁判所の判決（特にOrtizが主張「することができた」が「しなかった」主張についての鋭い指摘）は、その放棄が高くついたことを示唆している。

III. Section 287における「取下げはライセンスに該当する」理論

A. 法的枠組み

Section 287(a)は、「特許権者、およびその下で米国内において特許物品を製造し、販売の申出をし、または販売する者」は、自社製品に特許表示を行うことにより、特許権の推定的通知を提供することができると規定している。35 U.S.C. § 287(a)。「そのような表示を行わなかった場合、特許権者は、侵害者が侵害の通知を受け、その後も侵害を継続したことの証明がない限り、侵害訴訟において損害賠償を請求することができない。」Id.

特許表示要件は、特許権者自身の製品だけでなく、特許権者のライセンシーが製造または販売する製品にも適用される。連邦巡回区控訴裁判所がAmsted Industries Inc. v. Buckeye Steel Castings Co., 24 F.3d 178, 185 (Fed. Cir. 1994)において説明したように、「section 287が明示的ライセンシーにのみ適用され、黙示的ライセンシーには適用されないとする理由はない。」特許権者が他者に特許物品の製造または販売を許可した場合、特許権者は許可された製品に特許表示がなされることを確保しなければならず、さもなければ通知前の損害賠償を失うことになる。

Ortizのような非実施主体（「NPE」）も§ 287の適用を免れない。NPEがその特許を実施主体にライセンスした場合、ライセンシーが特許表示要件を遵守することを確保するか、損害賠償が発生する前に被疑侵害者に実際の通知を提供しなければならない。Arctic Cat Inc. v. Bombardier Recreational Prods. Inc., 876 F.3d 1350, 1366 (Fed. Cir. 2017)参照。特許権者は遵守を主張し証明する責任を負う。Id.（Maxwell v. J. Baker, Inc., 86 F.3d 1098, 1111 (Fed. Cir. 1996)を引用）。

B. ライセンスは不提訴誓約に相当するとの法理

和解とライセンスを結びつける概念上の橋渡しは、不提訴誓約の法理を通じてなされる。連邦最高裁判所は古くから、ライセンスが「特許権者による訴権の単なる放棄」と説明されてきたことを認識していた。De Forest Radio Tel. & Tel. Co. v. United States, 273 U.S. 236, 242 (1927)。連邦巡回区控訴裁判所は「特許ライセンス契約は本質的に、ライセンサーがライセンシーを訴えないという約束にほかならない」と説明している。TransCore, LP v. Elec. Transaction Consultants Corp., 563 F.3d 1271, 1275 (Fed. Cir. 2009)。

裁判所は、特許表示義務を発生させる許可の構成要件を広く解釈してきた。In re Yarn Processing Patent Validity Litigation, 602 F. Supp. 159, 225 (W.D.N.C. 1984)（Amsted, 24 F.3d at 185で肯定的に引用）において、裁判所は特許表示要件が「許可が和解契約、不提訴誓約、またはライセンスのいずれであるかを問わず」適用されると判示した。

その根拠は機能的なものである。特許権者が特許を実施する製品の製造または販売を他者に許可した場合、公衆はそれらの製品が特許権によって保護されていることの通知を必要とする。許可がいかなる形式で与えられたかは問わない。

C. 再訴禁止付き取下げへの拡張

Ortizの地方裁判所は、次の論理的なステップを踏んだ。不提訴誓約がライセンスと同等であり、再訴禁止付き取下げが同一の被告に対する同一製品についての将来の請求を禁じるのであれば、再訴禁止付き取下げは不提訴誓約として機能し、特許表示義務を発生させるべきである、と。

この理論は、EMG Technology, LLC v. Vanguard Group, Inc., 2014 WL 12597427, at *2 (E.D. Tex. May 12, 2014)に端を発するように思われる。Ortizの地方裁判所が要約したように、「裁判所は、特許侵害請求の再訴禁止付き取下げがライセンスと同等の機能を有するとの結論に至るまで、この推論を拡張してきた。」Ortiz, slip op. at 7 (N.D. Tex.)（EMG Technologyを引用）。

この理論には表面的な論理がある。特許権者が被告を侵害で訴えることができない場合、被告は特許を実施する実質的なライセンスを有することになる。特許表示なしにその被告が販売する製品は、実際には特許を実施している可能性があるにもかかわらず、非侵害製品であるかのように市場に出回る。特許表示がなければ、潜在的な侵害者を含む公衆は知る術がない。

D. 連邦巡回区控訴裁判所の暗黙の懐疑

Ortizにおいて、連邦巡回区控訴裁判所は「取下げはライセンスに該当する」理論の当否について判断しなかった。しかし、Ortizが主張し得た主張についての裁判所の詳細な説明は、地方裁判所のアプローチに対する明らかな懐疑を示している。

裁判所の重要な一節は強調に値する。裁判所は、Ortizが「それらの和解は当該企業による過去の侵害に関するOrtizの請求を解決したにすぎず、将来にわたって主張特許を実施する権利を与えたものではない、と主張することができた」と説明した。Ortiz, slip op. at 8 (Fed. Cir.)。その理論によれば、「RokuとPanasonicは将来において侵害製品を製造・販売するライセンスを受けていないのであるから、特許表示法規はOrtizにいかなる義務も課さない。」Id.

この枠組みは、裁判所が過去と将来の区別を決定的に重要と見なしていることを示唆している。過去の侵害に関する請求を解決するだけで、将来に向けた権利を付与しない取下げは、Section 287を発動させる「許可」を創出しない可能性がある。取下げの範囲や意図にかかわらず、すべての再訴禁止付き取下げをライセンスとして扱う地方裁判所の理論は、この区別と矛盾するように思われる。

IV. 「取下げはライセンスに該当する」という拡張の法理上の問題点

「取下げはライセンスに該当する」理論は表面的な魅力を持つが、厳密な法理的分析を受けたことがない。確立されたSection 287の原則と照らし合わせて検討すると、根本的な論理上および実務上の欠陥が明らかになる。

A. 「特許物品」の前提条件

Section 287は「特許物品」（実際に特許クレームを実施する製品）に適用される。35 U.S.C. § 287(a)。これは形式的なものに過ぎないと言えない。Arctic Catの立証責任転換の枠組みがこの要件を確認している。被疑侵害者が特許表示のない「特許物品」と考える製品を特定した場合、特許権者は、特定された製品がクレームに係る発明を実施していないことを証明する責任を負う。876 F.3d at 1368。この枠組みは、「特許物品」としての地位には実際のクレームの実施が必要であることを前提としており、単なる主張だけでは足りない。

Ortizにおいて、いずれの裁判所も、RokuまたはPanasonicの製品が実際にOrtizの特許を実施していたかどうかを検討しなかった。Rokuとの取下げは、判断されなかったSection 101申立ての主張書面がすべて提出された後に行われた。Panasonicとの取下げは、実質的な争点について何らの関与もなされる前に行われた。いずれの被告も侵害を認めなかった。いずれの裁判所も侵害を認定しなかった。これらの製品がそもそも「特許物品」であると判断したり推定したりする根拠は記録上存在しなかった。

B. Kessler法理との矛盾

「取下げはライセンスに該当する」理論は、特許判決の遮断効果を扱うKessler法理とも緊張関係にある。Kessler v. Eldred, 206 U.S. 285 (1907)において、連邦最高裁判所は、特許権者に勝訴した製造業者は、裁定を受けた製品について、その後の特許権者による嫌がらせから解放されて販売を継続する限定的な取引上の権利を取得すると判示した。この権利は、同一製品に関する後続訴訟から製造業者とその顧客の双方を保護する。

後の裁判所はKessler法理を再訴禁止付き取下げにも拡張した。In re PersonalWeb Technologies, LLC, 961 F.3d 1365 (Fed. Cir. 2020)において、連邦巡回区控訴裁判所は、再訴禁止付き取下げは、侵害について実際に争われていなくても、非責任の裁定として機能すると判示した。裁判所は、Kessler法理が「製造業者が侵害訴訟を提起されない権利を確立した」製品を保護する「限定的な取引上の権利」を付与すると説明した。Id. at 1378-79。重要なことに、裁判所は、実際に争われた争点にかかわらず、再訴禁止付き取下げは「Kessler法理を援用する目的において、侵害についての非責任の裁定として機能する」と判示した。Id. at 1379。

これは調和し得ない矛盾を生じさせる。Kessler法理によれば、再訴禁止付き取下げは製品が非侵害であることを意味する。EMG/Ortizの理論によれば、同じ取下げは製品が特許表示を必要とするライセンスを受けた特許物品であることを意味する。製品が同時に非侵害であり「特許物品」であることはあり得ない。取下げによりRokuの製品がOrtizの特許を侵害しないと確定されたのであれば（Kessler法理の特徴付け）、それらは「特許物品」ではなく、Section 287は適用されない。

確かに、Kessler法理のいかなる点もOrtizにおける§ 287の問題を明示的に解決するものではないが、取り下げられた製品を非侵害として扱うことは、それらを同時にライセンスを受けた特許物品として扱うことの困難さを浮き彫りにする。そして裁判所は、異なる法理的文脈において「ライセンス」「許可」「非責任」という用語を不正確に使用することがある。しかし、そのような不正確さを考慮しても、同一の取下げを非侵害の実効的裁定と特許を実施する許可の両方として扱うことは、適用される先例の中に根本的な概念上の緊張を露呈させる。

この矛盾は意味論を超えて深く及ぶ。Kessler法理は被告を「最終判決後も通常通り事業を継続することに対する繰り返しの嫌がらせ」から保護する。Brain Life, LLC v. Elekta Inc., 746 F.3d 1045, 1056 (Fed. Cir. 2014)。「取下げはライセンスに該当する」理論は正反対のことを行う。特許権者の特許表示義務に従わせるための被告への嫌がらせを継続しなかったことに対して特許権者を罰するのである。この逆向きのインセンティブは和解を促進する政策を損なう。

C. 「合理的な努力」の問題

仮に取下げが理論上ライセンスを創出し得るとしても、特許権者は遵守不能な義務に直面することになる。

特許権者のライセンシーが特許表示のない製品を販売した場合でも、特許権者が「特許表示要件への遵守を確保するための合理的な努力」を行った場合には、通知前の損害賠償を請求することができる。Maxwell, 86 F.3d at 1112。裁判所は、特許権者が積極的な措置（典型的には、ライセンス契約に特許表示義務を含め、ライセンシーの遵守を監査し、不遵守に対する契約上の救済を執行すること）を講じたかどうかを評価する。Finjan, Inc. v. Juniper Networks, Inc., 387 F. Supp. 3d 1004, 1017-18 (N.D. Cal. 2019)参照。

しかし、再訴禁止付き取下げそれ自体は契約関係を創出しない。特許表示義務を課すライセンス条件は存在しない。遵守を要求または確認するための継続的なコミュニケーション手段も存在しない。監査権も存在しない。不遵守に対する救済も存在しない。特許権者には、取り下げられた被告に対して製品への特許表示を要求するいかなる影響力も持たない。

この文脈で「合理的な努力」とはどのようなものだろうか。特許権者は、取り下げられた被告に任意の特許表示を求める書簡を送付すべきだろうか。被告には従う義務がなく、拒否するあらゆるインセンティブがあることを知りながら。特許権者は将来の取下げに特許表示の約束を条件とすべきだろうか。取下げが特許権者自身のケースが弱いという認識によって必要となった場合でさえ。

この理論は、遵守のためのいかなるメカニズムも伴わない義務を創出する。

D. Section 287の法目的との不整合

Section 287は特定の政策的機能を果たす。すなわち、特許物品を市場に流通させる者に対し、特許の推定的通知を提供するよう求めることである。連邦最高裁判所はDunlap v. Schofield, 152 U.S. 244, 247-48 (1894)において、特許権者は「自らの物品に『特許取得済み』と表示することにより公衆全体に通知するか、または被告に自らの特許とその侵害を知らせることにより特定の被告に通知しない限り、特許の侵害者に対して損害賠償を請求することができない」と説明した。American Medical Systems, Inc. v. Medical Engineering Corp., 6 F.3d 1523, 1537 (Fed. Cir. 1993)（「特許表示法規は公衆への通知を提供するための表示を促進する政策を推進する」）も参照。

伝統的なライセンスでは、特許権者が特許物品を市場に流通させることに積極的に参加する。特許権者はライセンシーの活動を許可することの対価（ロイヤルティ、クロスライセンス、またはその他の価値）を受け取る。特許権者はライセンス製品の商業的成功に利害関係を持ち、特許表示を通じて公衆への推定的通知を要求できる関係を有する。

再訴禁止付き取下げそれ自体は根本的に異なる。特許権者は市場に参入しているのではなく、市場から撤退している。特許権者はしばしば何も受け取らない。取下げそれ自体により、特許権者は商業活動を許可しているのではなく、その商業活動に対する請求を放棄しているのである。別途の和解契約がなければ、被告は取下げによって変わることなく、既に販売していた製品を継続して販売する。

これを特許権者が「特許物品を市場に流通させた」ことと同等に扱うことは、Section 287をその法目的を超えて拡大解釈するものである。

E. 取下げの理由に関する問題

この理論はまた、なぜ取下げが行われたかを考慮していない。再訴禁止付き取下げは様々な理由で行われる。

原告がクレーム解釈や被告の技術的証拠を見て、侵害を立証できないと認識した場合。

原告が他の訴訟に影響を与える不利な適格性または有効性の判断を恐れた場合。

原告が訴訟を継続するためのリソースを欠いていた場合。

当事者がライセンス権を含む場合も含まない場合もある商業的和解に達した場合。

最後のカテゴリーのみが、特許を実施する権利を特許権者が付与したことを含むと言える。非侵害を認める取下げは、侵害者に権利を付与する取下げとは本質的に異なる。EMG/Ortizの理論はすべての再訴禁止付き取下げを同一視するが、取下げの理由は重要であるべきである。その意味で、Ortizにおける地方裁判所の分析は不完全であり、OrtizがRokuおよびPanasonicに実際にライセンス権を付与したかどうかについてさらなる調査を必要とした。しかし裁判所は、再訴禁止付き取下げの事実のみに基づいて許可があったと単に推定した。

F. 時間的範囲の問題

仮に「取下げはライセンスに該当する」理論が有効であったとしても、それが損害賠償に影響を与え得るのは特許表示義務が生じた日からに限られる。義務が存在しなかった期間の損害賠償を遡及的に阻止することはできない。

上述のとおり、Section 287遵守の主張の欠如を理由とする訴訟全体の却下は、分析上の誤りであった。Ortizは、Rokuとの取下げ前の期間について特許表示遵守を主張する必要がなかった。遵守すべきものがなかったからである。適切に作成された訴状は次のように主張することができた。「2017年4月から2019年6月まで、原告にはライセンシーがおらず、特許物品を製造していなかったため、特許表示は不要であった。したがって、原告はSection 287に関係なく、その期間中の被告の侵害に対する損害賠償を受ける権利がある。」

この分析上の欠落は、Ortizの「取下げはライセンスに該当する」理論のより広範な問題を浮き彫りにする。この理論は、特許表示義務が特許期間の最初から存在したかのように扱うが、実際には義務を発生させる事象が生じた時点で初めて発生する。この理論は、その前提に立っても、時間を遡ることはできない。

V. Section 287遵守を訴状で主張する積極的義務

A. 訴状記載要件

Ortizは、§ 285に関する抽象的な警告というよりも、訴状作成の規律、和解の構造化、および未解決の特許表示理論の意図せざる結果についての教訓として機能する。ライセンス理論とは独立して、Ortizは何よりもまず、Section 287遵守を明示的に訴状で主張しないことの問題を示している。

連邦巡回区控訴裁判所は、Section 287遵守は被疑侵害者が主張すべき積極的抗弁ではなく、特許権者が積極的に主張し証明すべき損害賠償の制限であると判示している。Arctic Cat, 876 F.3d at 1366（Maxwell, 86 F.3d at 1111を引用）参照。特許権者の遵守は「特許権者自身の知識に特有の事項」である。Dunlap, 152 U.S. at 248。Andrews判事がExpress Mobile, Inc. v. Liquid Web, LLC, Nos. 18-01177-RGA, 18-01181-RGA, 2019 WL 1716455, at *3 (D. Del. Apr. 15, 2019)において説明したように、「過去の損害賠償の請求には遵守の主張が必要であり、それは事実上何もしないことによって遵守が達成される場合であっても同様である。」

この訴状記載要件は、Twombly/Iqbal基準とSection 287の基礎にある情報の非対称性の両方を反映している。特許表示遵守に関する事実（特許権者が製品を販売したかどうか、それらに特許表示がなされていたかどうか、ライセンシーが存在しその製品に特許表示がなされていたかどうか、いつ実際の通知が行われたか）は特許権者が知っている。被告に対して特許権者が既に知っている事実を主張し証明する義務を負わせることは道理に合わない。

B. 教訓としてのOrtiz

Ortizの訴状は過去の侵害に対する損害賠償を求めたが、Section 287への遵守を主張しなかった。地方裁判所はVizioの最初の却下申立てに対する判断においてこの欠陥を指摘した。にもかかわらず、Ortizの修正訴状はこの問題に対処しなかった。

結果は雪だるま式に悪化した。治癒可能な訴状の欠陥として始まったものが、Ortizが適切に修正しなかったことにより、訴訟を終結させる失敗となった。その失敗はさらに例外的事件認定を支持する証拠となり、連邦巡回区控訴裁判所がOrtizの「実質的に弱い」訴訟上の立場と呼んだものを示し、162,000ドルの弁護士費用賠償命令の一因となった。Ortiz, slip op. at 6 (Fed. Cir.)参照。

教訓は明確である。通知前の損害賠償を求める特許権者は、訴状においてSection 287に対処しなければならない。主張は精緻である必要はないが、存在しなければならない。

C. 実務上の指針

訴状段階において、裁判所は特許権者に遵守を証明することを求めているのではなく、対処することを求めているにすぎない。Ortizが示すように、沈黙は決定的となり得る。特許権者は、訴訟提起前の損害賠償を求めるすべての訴状にSection 287遵守の主張を含めるべきである。サンプルの文言には以下のようなものがある。

「原告は、訴訟対象特許によって保護される物品を製造、使用、販売、販売の申出、または輸入していない。原告は、訴訟対象特許によって保護される物品を製造、使用、販売、販売の申出、または輸入する権限をいかなる主体にもライセンスしていない。したがって、35 U.S.C. § 287(a)に基づく特許表示は不要であった。」

または、ライセンシーが存在する場合は次のようになる。

「原告および/またはそのライセンシーは、[すべての特許物品に特許表示を行うこと / [日付]頃に被告に実際の通知を提供すること]により、35 U.S.C. § 287(a)の特許表示要件を遵守してきた。」

過去の和解または取下げがある特許権者は、それらの事象が特許表示義務を創出したかどうかを慎重に評価すべきである。疑義がある場合、訴状は問題に直接対処すべきである。すなわち、ライセンスが創出されなかったと主張するか、存在する特許表示義務への遵守を主張するか、損害賠償期間を通知後の侵害に限定するかである。

重要なのは、特許権者は時系列を精査すべきである。Ortizが示すように、後の事象が特許表示義務を創出したとしても、特許権者はそれらの事象が発生する前のクリーンな損害賠償期間を有している可能性がある。義務発生前の損害賠償請求を特定し保全する訴状は、Section 287を全か無かの障壁として扱う罠を回避する。

VI. Section 287のリスクを回避するための取下げの構造化

Ortiz判決は、訴訟を和解する特許権者に不確実性をもたらす。控訴裁判所が「取下げはライセンスに該当する」理論について決定的な判断を下すまで、実務家はリスクを軽減するための構造的アプローチを検討すべきかもしれない。

「取下げはライセンスに該当する」という問題を回避する最も直接的な方法は、再訴可能な形で取り下げることである。しかし、これが現実的な選択肢となることは稀である。訴訟に投資した被告（特に正当な抗弁を発展させた被告）は、確定的な解決を要求する。Roku訴訟では、被告が主張書面がすべて提出されたSection 101申立てを提出していたため、再訴禁止付きでの取下げがほぼ確実に和解の代償であった。弱い訴訟に直面する特許権者は、異なる条件を交渉するための影響力を持たない可能性がある。

合意に基づく再訴禁止付き取下げについて、特許権者はSection 287に対処する保護条項を含めることを検討すべきかもしれない。例えば、「本取下げは、被告の製品が訴訟対象特許のいずれかのクレームを実施することの自認を構成しない。」という文言である。この意図は、訴訟がいかなる侵害問題も解決される前に却下されたこと、および取下げ自体から主張特許を実施する黙示の許可を推論すべきではないことを明確にすることである。

そのような文言が有効かどうかは不確実である。一方で、PersonalWebは当事者に柔軟性が残されていることを示唆している。「和解当事者は取下げの遮断効果を制限する自由を保持する。単に、取下げの後続効果に関して合意する制限を明確にする形で合意を形成すればよい。」961 F.3d at 1379。

他方で、Finjanは、製品が実際に特許を実施している場合、ライセンス契約において侵害を否認しても特許表示義務は消滅しないと判示した。387 F. Supp. 3d at 1017-18。したがって、裁判所が再訴禁止付き取下げを§ 287の特許表示要件の対象となるライセンスとして認める限りにおいて、保護条項は、被疑製品が後に主張クレームを実際に実施していることが示された場合には効力を持たない可能性がある。

実務家は、特に本案についての裁定なく特許侵害請求が解決される場合、再訴禁止付きで訴訟を取り下げる際にこの未解決の緊張関係に注意を払うべきである。

VII. 結論

Ortiz v. Vizioは、日常的な訴訟上の事象がいかにして予期せぬ後続の結果を生じさせ得るかを示している。再訴禁止付き取下げがSection 287の特許表示義務を発生させるという理論は、控訴審レベルでの審査を受けておらず、連邦巡回区控訴裁判所の奇妙な支持判決は、裁判所がその有効性に疑念を抱いていることを示唆している。

しかし、控訴裁判所が決定的にこの理論を否定するまで、慎重な実務家はそれが適用される可能性があると想定しなければならない。訴訟を和解する特許権者は、取下げを慎重に構造化し、交渉可能な場合は保護条項を検討し、その理由付けを記録すべきである。そして、訴訟提起前の損害賠償を求めるすべての特許権者は、訴状においてSection 287遵守に対処すべきである。時系列を精査し、特許表示義務が存在しなかった期間の請求を保全すべきである。

Ortizが学んだように、その代替案は、潜在的に治癒可能な欠陥を例外的事件認定に転換し、162,000ドルの弁護士費用賠償命令を招くことである。連邦巡回区控訴裁判所が、再訴禁止付き取下げが特許表示義務を創出するかどうか、またどのような状況で創出するかについて正面から取り組むまで、実務家は問題が未解決であると想定し、それに応じて書面作成、訴状作成、和解を行うべきである。