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模倣品は一夜にして現れるが、正義の実現には何年もかかる

  • 執筆者の写真: York Faulkner
    York Faulkner
  • 2月9日
  • 読了時間: 27分

Spin Master事件及び第二巡回控訴裁判所のSmart Study判決を踏まえた中国特許侵害者への送達問題



I. すべての特許権者が恐れる発見


ここで少し、Spin Master, Ltd.(スピン・マスター社)の立場に身を置いてみていただきたい。同社はカナダの玩具メーカーであり、10年以上の歳月をかけてZero Gravity®トイカー(ベルヌーイの原理を利用した精巧なベンチュリダクト設計により、壁を登り天井を走ることができる車両)を開発し、特許を取得し、販売してきた。この技術は業界賞を受賞し、商業的成功を収め、特許ポートフォリオを構築するに至った。ところが2022年、Spin Masterは、Amazon(アマゾン)上で増加する売り手の存在を発見した。そのほとんどは中華人民共和国に拠点を置き、特定を困難にするような名称を用い、Spin Masterの価格のごく一部でほぼ同一の壁登りカーを販売していた。


Spin Masterが模倣品の洪水を食い止めるための取り組みには、仮差止命令(preliminary injunction)という予備的救済を得るだけで2年半以上を要することとなった。それは特許が脆弱であったからでも、訴訟にメリットがなかったからでもない。国際条約上の義務に準拠して中国の被告に送達(service of process)を行うことが、Spin Masterにとっても裁判所にとっても当初の予想を遥かに超えて困難かつ争訟的であることが判明したためである。その結果としてニューヨーク南部地区連邦地方裁判所(Southern District of New York)から出された判決は、第二巡回控訴裁判所(Second Circuit)の最近の判決及び連邦巡回控訴裁判所(Federal Circuit)の対照的なアプローチと併せ読むと、現代の特許訴訟における最も重大な手続上の断層線の一つを示している。


特許権者が中華人民共和国に所在する侵害者を訴える場合、「外国における裁判上及び裁判外の文書の送達に関するヘーグ条約」(Hague Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents、以下「ヘーグ条約」)の遅く、高額で、しばしば不透明な手続に耐えなければならないのか。それとも、連邦民事訴訟規則(Federal Rule of Civil Procedure)4(f)(3)に基づく裁判所命令による代替送達を通じて、より迅速なアプローチを追求できるのか。その答えは、結局のところ、どの裁判所に尋ねるかによって異なることが判明しており、その答えの差は、数か月で仮差止命令を得ることと何年も待つことの違いを意味し得るのである。


II. 最初の直感:仮差止命令とAmazonのAPEXプログラム


特許権者が市場に溢れる侵害品を発見した場合、迅速に行動しようとするのが本能である。伝統的な司法上の手段は仮差止命令であり、これは訴訟が進行する間に侵害販売を停止させる裁判所命令である。しかし、裁判所がいかなる命令を発するにも先立ち、被告に対する管轄権を有していなければならず、それは適法な送達によって実効化される。中国に所在する被告の場合、この手続上の前提条件こそが主戦場となっている。


2022年に被疑製品を発見した後、Spin Masterはこの戦場における手続上の遅延を完全に回避しようと試みた。訴訟を提起するのではなく、Spin MasterはAmazonのPatent Evaluation Express(「APEX」)プログラムに参加した。これはAmazonがプラットフォーム上の販売者に対する特許侵害の主張を評価する内部紛争解決メカニズムである。See Spin Master, Ltd. v. Aomore-US, No. 23 Civ. 7099 (DEH), slip op. at 4-5 (S.D.N.Y. Jan. 27, 2026) ("Spin Master PI")。 しかし、APEXプログラムは役に立たなかった。Amazonの非公式審査は被疑製品の削除を拒否し、同プログラムは「専門家を選任せず、Spin Masterに有利な裁判所の判断も考慮しなかった」。Id. 言い換えれば、Amazonの内部プロセスは、特許権者がその侵害主張の有意義な評価から期待するような手続的保護(独立した専門家の分析及び関連する司法判例の考慮)を一切提供しなかったのである。Spin Masterは不服申立てを行い、Amazonの法務部門と交渉したが、プラットフォームベースの救済は行き止まりであった。Id。


Amazonでの代替手段を尽くした後、Spin Masterは2023年8月にニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に中国に拠点を置く7名の被告に対して訴訟を提起した。See Spin Master, Ltd. v. Aomore-US, No. 23 Civ. 7099 (DEH), slip op. at 2 (S.D.N.Y. June 17, 2024) ("Spin Master Service")。 これに続いたのは、費用のかかる長期にわたる手続上の苦難であった。


III. ヘーグ条約の問題


「外国における裁判上及び裁判外の文書の送達に関するヘーグ条約」(Hague Convention on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil and Commercial Matters, 20 U.S.T. 361 (Nov. 15, 1965))は、「外国における文書送達の手続を簡素化し、標準化し、全般的に改善すること」を目的とした多国間条約である。Water Splash, Inc. v. Menon, 581 U.S. 271, 273 (2017)。合衆国と中華人民共和国はいずれも署名国である。この条約の下で、各加盟国は外国からの送達要請を受領し国内法に基づいて送達を実施する責任を負う「中央当局」を指定する。「条約の遵守は、その適用があるすべての事件において義務的である。」Volkswagenwerk Aktiengesellschaft v. Schlunk, 486 U.S. 694, 705 (1988)。

重要なことに、この条約はすべての署名国に統一的な送達方法を課しているわけではない。


第8条から第10条は、外交官もしくは領事による送達及び郵便による送達を含む代替的な経路を規定しているが、加盟国はこれらの代替手段の一部またはすべてに異議を申し立てることができる。中国はこれを行った。中国は第8条、第10条(b)及び第10条(c)に基づく送達に異議を申し立てており、第10条(a)に基づく「郵便による」送達にも異議を申し立てている。その結果、中国における被告に送達するための条約準拠の唯一の方法は、中国の中央当局である司法部を通じた送達であり、同省は中国国内法に基づき中国の裁判所を通じてその要請を処理する。


実務上、ヘーグ条約の中央当局を通じた中国における被告への送達は、遅く、高額で、不透明である。Spin Masterのコンサルタントは、このプロセスに18か月から24か月かかると見積もった。Spin Master Service, slip op. at 18. 裁判所は「〔中国の〕司法部への送達要請の進捗を監視する能力はほとんどない」ことを認めている。Smart Study Co. v. Acuteye-US, 620 F. Supp. 3d 1382, 1402 (S.D.N.Y. 2022)。 リアルタイムで侵害品が市場シェアを蝕むのを見ている特許権者にとって、18か月の手続的宙ぶらりん状態は、正義の否定と区別がつかないものとなり得る。


連邦民事訴訟規則4(f)は潜在的な逃避経路を提供する。この規則は「外国における」被告への送達を規律し、3つの経路を規定する。すなわち、(1)ヘーグ条約のような国際的に合意された手段による送達、(2)そのような手段が存在しない場合、または合意が他の方法を許容する場合、通知を与えるために合理的に認められる手段による送達、及び(3)「国際的合意によって禁止されていないその他の手段であって、裁判所が命じるもの」による送達である。Fed. R. Civ. P. 4(f)(3). この第3号、すなわち裁判所命令による代替手段こそが、巡回区間で激化する対立の焦点となっている。


IV. In re OnePlus:見かけ上の突破口


2021年9月、連邦巡回控訴裁判所はIn re OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd., No. 2021-165, 2021 WL 4130643 (Fed. Cir. Sept. 10, 2021)において、特許原告にとってより利用しやすい道を切り開いたように見えた。この事件では、WSOU Investments(Brazos Licensing and Developmentとして事業を行っていた)が、米国に事業所も従業員も持たない中国企業であるOnePlus(ワンプラス)に対して5件の特許侵害訴訟を提起していた。Brazosはヘーグ条約に基づく送達を試みるのではなく、規則4(f)(3)に基づき、以前同社を代理した米国内の弁護士及びカリフォルニア州ヘイワードにあるOnePlusの正規代理人を通じた送達の許可を求め、これを取得した。Id. at *1。


OnePlusはマンデイマス(職務執行令状)を求め、送達は無効であり、裁判所は管轄権を欠き、地方裁判所はヘーグ条約に基づく送達が試みられたことまたは実行不可能であることの証明なしに代替送達を認めたことは裁量の濫用であると主張した。Id. at 2。連邦巡回控訴裁判所は申立てを却下した。同裁判所は先行判決であるNuance Communications, Inc. v. Abbyy Software House, 626 F.3d 1222 (Fed. Cir. 2010)に依拠し、規則4(f)(3)は「『規則4(f)の他の小項に包含されず、いかなる形でも支配されない。同等の地位で独立している。』」と判示した。In re OnePlus, 2021 WL 4130643, at 3 (quoting Nuance, 626 F.3d at 1239)。同裁判所はまた、規則4(f)(3)が米国内でのみ実施される送達を許可し得ないとするOnePlusの主張を退け、Nuanceがその立場を排除しているとして再度引用した。Id. at *2。


原告が規則4(f)(3)に頼る前にまずヘーグ条約に基づく送達を試みなければならないかという重要な問題について、連邦巡回控訴裁判所は「ヘーグ条約に基づく送達がより非公式な手段よりも煩雑であるという事実のみに基づいて、規則4(f)(3)に基づく代替送達手段を裁判所が援用することに対する懸念」を表明した。Id. at 3。同裁判所は「規則4(f)(3)は、代替送達手段がより便利であると見なされるすべての場合において、他の送達規則を排除することを意図したものではない」と警告した。Id。しかし、同裁判所は従来の条約手続の事前試行を要求するまでには至らず、「裁判所は通常、特別な事情がより従来の送達手段からの逸脱を正当化する場合にのみ規則4(f)(3)を援用してきた」としつつも、「『これらの考慮事項は裁量の行使を導くものであり、窮尽要件に類するものではない。』」と判示したId. (quoting In re BRF S.A. Sec. Litig., No. 18-cv-2213, 2019 WL 257971, at 2 (S.D.N.Y. Jan. 18, 2019))。


OnePlus命令は先例的拘束力のないものとして指定されたが、その実務上のインパクトは大きかった。連邦巡回控訴裁判所自身が2年後にIn re Realtek Semiconductor Corp., No. 23-132 (Fed. Cir. Aug. 16, 2023) (per curiam)において、規則4(f)(3)の下での従来の送達試行は窮尽要件ではないとする命題についてOnePlusを承認的に引用した。地方裁判所(特にテキサス西部地区連邦地方裁判所(Western District of Texas))はこれを実行可能な道と見なした。See, e.g., WSOU Invs. LLC v. OnePlus Tech. (Shenzhen) Co., No. 6:22-cv-00135 (W.D. Tex. Aug. 19, 2022) (Albright, J.)(提示された事実に基づき代替送達を認めることを拒否しつつ、OnePlusを認知した判決)。 中国の被告を訴える特許原告にとって、OnePlusはヘーグ条約の遅延を回避する実行可能な近道を提供するように見えた。


V. ニューヨーク南部地区の反論:Smart Study、Spin Master、及び「二兎を追う者は一兎をも得ず」の問題


連邦巡回控訴裁判所が柔軟性を支持していた一方で、ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所では非常に異なる判例の流れが発展していた。転換点となる判決はSmart Study, 620 F. Supp. 3d at 1382において下された。これはAmazon上で中国企業によって販売された模倣「Baby Shark」商品に関する商標権及び著作権の事件であった。Gregory Woods裁判官(グレゴリー・ウッズ裁判官)は、当初、規則4(f)(3)に基づく電子メールによる代替送達を求める原告の一方的申立てを、地方裁判所が日常的に行っていたのと同様に認めていた。しかし、2名の被告が実際に出廷してその送達に異議を申し立てた際、Woods裁判官は徹底的な再検討を行い、先の命令は「誤りであった」と結論づけた。Id. at 1391-92 n.5。


Woods裁判官の分析は根本的な前提に基づいていた。すなわち、ヘーグ条約に規定された送達方法は排他的であり、単に例示的なものではないという前提である。「拘束力のある連邦最高裁判所(Supreme Court)の判例は、ヘーグ条約が特定の送達方法を定めており、特に認められていない送達方法は同条約の下で許されないことを示している。」Id. at 1393(強調追加)。中国が条約第10条に基づく「郵便による」送達に異議を申し立てており、中国当局がこの異議は電子メールによる送達をも包含すると表明しているため、同裁判所は「中国に所在する訴訟当事者に対する電子メールによる送達はヘーグ条約で認められていない」と判示した。Id. at 1393。


しかし、Spin Masterが2023年8月に訴訟を提起した際、Dale E. Ho裁判官(デール・E・ホー裁判官)は当初、異なる結論に達した。Spin Masterは規則4(f)(3)に基づく代替送達を速やかに申し立てた。2023年9月12日、申立ての提出から1日後に、対立当事者の反論なしに、Ho裁判官は申立てを認め、一部の被告については米国を拠点とする弁護士Michael Feiginを通じた送達を、他の被告については電子メールによる送達を許可した。Spin Master Service, slip op. at 3. 当時、Spin Masterは被告の住所が不明であると裁判所に表明しており、裁判所にはこれに反する対立的な書面は提出されていなかった。Id. at 10 n.4。注目すべきは、Smart Study事件のWoods裁判官がこれをシステム上の問題として指摘していたことである。すなわち、裁判所は一方的手続において中国の被告に対する代替送達を日常的に許可しており、そこでは「裁判所が電子メール送達の申立ての適切性に疑問を投げかける判例を注意喚起される可能性は低い」のである。Smart Study, 620 F. Supp. 3d at 1401-02。


被告が出廷し送達命令に異議を申し立て、裁判所が完全な書面審理及び口頭弁論の恩恵を受けて初めて、Ho裁判官は再考した。2024年6月、同裁判所は自らの代替送達命令を取り消し、それが「真空状態の中で」発令されたものであり「誤りであった」ことを認めた。Spin Master Service, slip op. at 10 n.4。その上で、同裁判所は電子メール送達に関するSmart Studyの判例の流れに合流し、その論理を拡張して、米国を拠点とする弁護士を通じた送達がヘーグ条約の要件を回避し得るかという別個の問題に対処した。


事実関係はこの問題を正面から提示した。Spin Masterは規則4(f)(3)に基づき、一部の被告について米国を拠点とする弁護士Michael Feiginを通じた送達を許可する命令を取得していた。Spin Master Service, slip op. at 3. Spin Masterは、文書が外国に送付されたのではなく米国内の弁護士に交付されたため、この送達はヘーグ条約に関わるものではないと主張した。Id. at 14–15。しかし、Spin Masterは代替送達命令の根拠として、「外国における」送達を規律する規則である規則4(f)を援用していた。Ho裁判官は致命的な矛盾を特定した。


原告は二兎を追うことはできない。すなわち、送達が規則4(f)の援用目的では中国で完了したとしながら、同時にヘーグ条約の要件を回避する目的では米国で完了したとすることはできないのである。


Id. at 14。


この問題整理は、その簡潔さにおいて見事であり、何年にもわたりヘーグ条約の回避手段として米国を拠点とする弁護士を通じた送達を認めてきた下級裁判所の判決の中に存続していた論理的欠陥を露呈させた。Ho裁判官が説明したように、規則4(f)はその明文の文言上、「『合衆国のいかなる司法管轄区域にも属さない場所における』、すなわち外国における送達を許可する」ものである。Id. at 17 quoting Fed. R. Civ. P. 4(f). 言い換えれば、規則4(f)に基づく米国弁護士を通じた送達は、最終的には外国で完了するものであり、外国で完了する以上、ヘーグ条約に準拠しなければならないのである。Id。


VI. Volkswagenwerk判決の再解釈:広範な誤読の修正か


ヘーグ条約を回避しつつ米国を拠点とする弁護士を通じた送達を認めてきたニューヨーク南部地区の先行判例は、主として連邦最高裁判所のVolkswagenwerk Aktiengesellschaft v. Schlunk, 486 U.S. 694 (1988)判決と、それ自体がVolkswagenwerkに依拠するIn re GLG Life Tech Corp. Securities Litigation, 287 F.R.D. 262 (S.D.N.Y. 2012)に依拠していた。See Spin Master Service, slip op. at 15–16 & n.6(判例を収集)。その論理を要約すれば、米国を拠点とする代理人への送達は「。。。文書が外国に送付されることがないため、ヘーグ条約に抵触しない」というものであった。GLG Life Tech, 287 F.R.D. at 267。


Ho裁判官のVolkswagenwerk判決の取扱いは、Spin Master送達判決の中で最も分析的に重要な側面の一つである。Ho裁判官は、連邦最高裁判所の判旨を単に区別するのではなく、GLG Life Techを含む中間裁判所によって体系的に誤って適用されてきたと論じ、正しく理解すれば、Volkswagenwerkは実際には規則4(f)のいずれの小項に基づく送達もヘーグ条約に準拠しなければならないという結論を支持するものであると推論した。


その分析は慎重な手順を踏んで進められた。第一に、Ho裁判官はVolkswagenwerkをその事実関係に限定した。当該事件では、外国法人の米国を拠点とする関連会社に対する送達が許可されており、その関連会社は「イリノイ州法に基づき、当該外国法人の不随意的な送達代理人」であった。Volkswagenwerk, 486 U.S. at 696. イリノイ州控訴裁判所は、送達はイリノイ州法上適法であると判断した。連邦最高裁判所は、「国内代理人への送達が州法及び適正手続条項の両者の下で有効かつ完了している場合、当裁判所の審理はそこで終了し、ヘーグ条約はそれ以上の影響を有しない」と説明した。Id. at 707。そのような特定の場面(州法に基づき不随意的代理人として指定された国内子会社に対する、州法の権限に基づき合衆国内で完全に完了した送達)においては、ヘーグ条約は単に発動されなかったのである。


第二に、そして決定的に重要なことに、Ho裁判官は連邦最高裁判所自身の分析の中で見過ごされてきた側面に依拠して自らの結論を支持した。Volkswagenwerk自身が「法廷地国の国内法が適用される送達方法を文書の外国への送付を必要とするものと定義する場合は、ヘーグ送達条約が適用される」と警告していた。Id. at 700。Ho裁判官は、原告が規則4(f)(その明文の文言上「合衆国のいかなる司法管轄区域にも属さない場所における」送達を許可するもの)を援用する場合、原告はその送達方法を文書の外国への送付を必要とするものと定義したことになり、「したがって、ヘーグ条約が適用される」と推論した。Spin Master Service, slip op. at 17。すなわち、Volkswagenwerk自身の論理に基づけば、Spin Masterの送達はヘーグ条約に準拠しなければならないのである。


その結果は明快な法理的枠組みとなる。原告が州法上の権限(規則4(e))に基づき州法で指定された国内代理人に送達を行う場合(まさにVolkswagenwerkの場面)、送達は国内で完了するため、ヘーグ条約は適用されない。しかし、原告が規則4(f)(定義上、外国における送達を規律する規則)を援用する場合、文書が米国を拠点とする仲介者を経由して送達されるか否かを問わず、ヘーグ条約が発動される。Id. at 17 n.7。GLG Life Tech判例の流れは、Ho裁判官の結論によれば、連邦最高裁判所が扱ったことのない文脈にVolkswagenwerkの狭い事実限定的な判旨を移植するという根本的な誤りを犯したのである。


Ho裁判官はその特徴的な精緻さをもって次のように述べた。


送達は外国(中国)で完了したか(その場合、原告が求めた方法はヘーグ条約によって禁じられている)、あるいは合衆国国内で完了したか(その場合、規則4(f)の下では許可されない)のいずれかである。


Spin Master Service, slip op. at 17 (citing Convergen Energy LLC v. Brooks, No. 20 Civ. 3746, 2020 WL 4038353, at *9 (S.D.N.Y. July 17, 2020)(「規則4(f)の文言は明確であり、その文言は、送達が合衆国の司法管轄区域内で行われる場合に、合衆国のいかなる司法管轄区域にも属さない場所における代替送達を裁判所が命じることを認めていない。」))。


強調すべきは、Volkswagenwerk判決自体は依然として有効な法であり、その特定の事実関係が存在する場合には完全に利用可能であるということである。すなわち、州法に基づき送達のための不随意的代理人として指定された外国被告の国内子会社または関連会社に対する、州法上の権限に基づき合衆国内で完全に完了した送達の場合である。See Volkswagenwerk, 486 U.S. at 706–07。しかし、そのような状況は、中国の製造業者及びオンライン販売者に対する特許侵害訴訟において稀であると考えられる。なぜなら、そのような被告は通常、そのような指定を発動させるような米国を拠点とする子会社を有していないからである。


VII. 第二巡回控訴裁判所の介入


2025年12月18日、Ho裁判官がSpin Master仮差止命令の判断を下す約5週間前、そして規則4(f)に関する判断から数か月後に、第二巡回控訴裁判所はHo裁判官の先行する送達分析の基盤となったSmart Study地方裁判所判決を支持した。Smart Study Co., Ltd. v. Shenzhenshixindajixieyouxiangongsi, No. 24-313 (2d Cir. Dec. 18, 2025) ("Smart Study, slip op.")において、全員一致のパネルは、第二巡回区における第一審的判断として、ヘーグ条約は中国に拠点を置く被告に対する電子メール送達を認めていないと判示した。同裁判所は、条約が「外国における当事者への送達のための『簡素かつ確実な手段』の閉じた世界」を確立するものであると述べた。Smart Study, slip op. at 15 (citing Volkswagenwerk, 486 U.S. at 705-06)。したがって、同裁判所は、規則4(f)(3)または条約第15条が裁判所に条約準拠の送達方法を迂回することを許すとする主張を退けた。


第二巡回控訴裁判所の判決は、地方裁判所レベルの分裂であったものを、連邦巡回控訴裁判所のアプローチとの真正な巡回区レベルの対立に引き上げた。Nuance Communications及びOnePlusにおいて、連邦巡回控訴裁判所は規則4(f)(3)を規則4(f)の他の小項と「同等の地位」に立つものとして扱い、ヘーグ条約への準拠を要求することなく、外国法人の米国弁護士に対して国内で実施される代替送達を承認していた。See Nuance, 626 F.3d at 1239–40; In re OnePlus, 2021 WL 4130643, at *2–3. これに対し、第二巡回控訴裁判所は、条約が適用される場合、条約の方法が排他的であるとの立場を採り、規則4(f)(3)の回避手段としての使用を大幅に制限する判断を示した。


この緊張関係は直ちに実務上の重要性を持つ。連邦巡回控訴裁判所は特許事件に関して排他的な上訴管轄権を有しており、特許訴訟における送達に関する手続上の判断は特に重みを持つ。しかし、地方裁判所は多くの問題について地域巡回区の手続法を適用しており、送達は伝統的に地域巡回区の法の問題とされてきた。ニューヨーク南部地区に提訴する特許原告は厳格なSmart Study/Spin Masterの枠組みに直面する一方、同じ原告がたとえばテキサス西部地区に提訴すれば、OnePlusのより許容的な先例の恩恵を受ける可能性がある。その結果生じるフォーラム選択への影響は重大であり、未解決のままである。


VIII. 「住所不明」の安全弁と合理的注意義務の要件


厳格なニューヨーク南部地区の枠組みの下でも、一つの安全弁が残されている。「被告の住所が不明である場合、ヘーグ条約は適用されない。」Pinkfong Co. v. Avensy Store, No. 23 Civ. 9238, 2023 WL 8531602, at *2 (S.D.N.Y. Nov. 30, 2023). 原告が物理的住所の発見のために「合理的な注意」を尽くしたが不成功であったことを証明できれば、ヘーグ条約は適用されず、規則4(f)(3)に基づく送達は条約上の義務に制約されることなく進めることができる。Id。


Spin Master送達判決は、合理的な注意として何が求められるか、そして同様に重要なこととして何が不十分であるかについて、警告的な例証を提供する。Spin Masterはコンサルティング会社であるViking Advocatesを起用し、同社は被告のAmazon上の掲載住所が「不正確であるように見えた」と助言した。Spin Master Service, slip op. at 3. しかし、Spin Masterはその評価の根拠を説明できず、同社の弁護士はVikingが実際にどのような措置を講じたか「把握していない」ことを認めた。Id. at 11。裁判所はこれを不十分と認定し、「本地区の裁判所は、複数の連絡手段の試行が通常要求されることを一貫して判示してきた」と指摘した。Kyjen Co., 2023 WL 2330429, at 3。これには「被告のAmazon上の掲載住所に郵便物を送付する試み」や「対面訪問を行うための私立探偵の派遣」といった措置が含まれるSpin Master Service, slip op. at 10-11 (citing Cawthon v. Yaoyage, No. 22 Civ. 7279, 2024 WL 95055, at 2 (S.D.N.Y. Jan. 9, 2024)); cf. Zuru (Sing.) Pte., Ltd. v. Individuals Identified on Schedule A, No. 22 Civ. 2483, 2022 WL 14872617, at *2 (S.D.N.Y. Oct. 26, 2022)(原告及び現地弁護士が「さらなるオンライン調査を実施し、住所に郵便物を送付し、対面訪問を実施した」場合に合理的な注意を認定)。


実務家への教訓は明確である。中国の被告の住所が不明であると主張するつもりであれば、それを発見するための合理的な注意を記録しなければならない。コンサルタントを雇い、その結論的な評価を受け入れるだけでは不十分であり、記録には真摯な注意を示す具体的かつ検証可能な措置(掲載住所への郵便物の送付、現地弁護士を通じた対面訪問、独立した法人登記調査など)が反映されていなければならない。


IX. 仮差止命令:裁判所自身の過誤を経てなお回復不能な損害は存続する


2024年6月に代替送達命令が取り消されたことにより、Spin Masterはヘーグ条約の手続を最初からやり直すことを余儀なくされた。送達は最終的に完了し、2024年11月にSpin Masterは仮差止命令の申立てを更新した。しかし、さらなる複雑な事情が生じた。Spin Masterが当初、差止救済を求めていた特許である米国特許第9,675,897号が、裁判所が更新された申立てについて判断を下す前に満了したのである。See Spin Master PI, slip op. at 2. Spin Masterは残存する主張特許である米国特許第7,753,755号のクレーム1、6及び21への差替えを求める許可を申請した。同特許は実質的に同様の壁登り技術をカバーするものであった。裁判所は差替えを許可し、補充書面の提出を命じ、2025年12月18日に審理を開催した。Id。


2026年1月27日、Spin Masterが訴訟を提起してから約2年半後に、裁判所は仮差止命令を認容した。Id. at 18. この判決は、大幅な遅延に直面した場合の回復不能な損害の取扱いにおいて注目に値する。


被告は遅延の主張を強く押し、事件の経過における複数の空白期間を指摘した。Id. at 16–17. Ho裁判官は各期間を体系的に検討した。訴訟提起前の遅延は、AmazonのAPEXプログラム及び直接交渉を通じた代替的解決の誠実な追求に帰せられるものであった。Id. at 16. 訴訟提起と最初のTRO(一時的差止命令)申立ての間の空白は、積極的な和解交渉によって免責された。裁判所は「『和解交渉の勤勉な追求は、予備的救済の追求における遅延を正当化し得る』」と推論した。Id. at 17 (quoting Marks Org., Inc. v. Joles, 784 F. Supp. 2d 322, 333 (S.D.N.Y. 2011))。


最も重要なことに、裁判所は送達の取消しに起因する遅延を顕著な寛大さをもって検討した。Ho裁判官は、Spin Masterが「代替手段による送達を許可する先の命令に、理解できることに(understandably)、依拠していた」こと、及び「同裁判所の先の命令を取り消す判断とヘーグ条約に基づく送達の開始との間のわずかな遅延は、中国における被告の住所を確認するのに要した時間に帰せられるものであった」と認定した。Spin Master PI, slip op. at 17。


「理解できることに」(understandably)という言葉は文脈の中で大きな重みを持つ。裁判所は遅延のかなりの部分について自らに責任があるとは明言していないが、その推論は不可避である。Ho裁判官は2023年9月に代替送達命令を発令した。Spin Masterはその命令に約9か月間依拠して行動した。裁判所が2024年6月にこれを取り消した際、ヘーグ条約に基づく再送達期間の全体(おそらくさらに6か月から8か月)は、裁判所自身の修正から直接生じたものであった。裁判所自身の誤った命令が実質的に引き起こした遅延について、Spin Masterにペナルティを科すことは控えめに言っても困難であろう。遅延問題に関する寛大さは法理的に健全であるとはいえ、裁判所の最初の過誤が被告が武器にしようとしたまさにそのスケジュールを強いたものであるという実際的な認識をも反映しているかもしれない。


本案について、裁判所は'755特許のクレーム1、6及び21の侵害に関して勝訴の蓋然性を認定した。中心的なクレーム解釈上の争点は「underbody venturi duct」(車体下部ベンチュリダクト)という用語に関するものであった。裁判所は概ね被告の解釈を採用し、走行面からの様々な距離にある3つの異なる領域(入口部分、移行部分及び出口部分)を要求した。


これは審査経過における強調と整合するものであり、真空吸引ではなく自由に流れる空気を通じて差圧を生み出すベンチュリ形状を重視するものであった。Spin Master PI, slip op. at 12–13。しかし、裁判所は、ダクトが「曲面部分」(radiused portions)を要求し「鋭角」(sharp angles)を含むことができないとする被告のさらなる主張を退け、「クレームにはこれら3つの異なる領域のそれぞれの形状を具体的に定義するものは何もない」と認定した。Id. at 13(原文の強調)。裁判所はその後、被疑製品の物理的検査に基づき、そのシャーシは概ね平坦であるものの、入口部及び出口部において十分な拡がりを示し、ベンチュリダクトの要件を充足すると認定した。Id. at 14. 裁判所はまた、主張された先行技術文献に基づく被告の無効の抗弁を退け、同文献は「ベンチュリダクトを含んでいない」と認定した。Id. at 15。


X. 警告的事例:TKDに対する制裁


Spin Master送達判決の制裁(sanctions)分析について簡潔に言及する価値がある。法律事務所Tarter Krinsky & Drogin LLP(「TKD」)の弁護士らは、2023年9月29日に全7名の被告を代理して出廷届を提出した。Spin Master Service, slip op. at 4. 約1か月の間、TKDの弁護士らは法人情報開示書を提出し、相手方弁護士に電子メールを送り、裁判所に出廷し、証拠の重要性について主張し、特定の被告の住所を提供できると表明し、迅速な証拠開示(discovery)の要求を提出し、召喚状を発行した。これらはすべて、後に判明したところによれば、TKDが代理の委任を受けたことのない被告に代わって行われたものであった。Id. at 31–32。2023年11月1日、TKDは3名の被告についての弁護士辞任の申立てを行い、その代理が「誤りであった」ことを認めた。Id. at 5。


Ho裁判官はTKDの行為を制裁に値するものと認定したが、その分析経路は注目に値する。TKDは「依頼者に代わって」行動していたわけではない(関連する被告は実際にはTKDに委任したことがなかったため)ので、悪意の認定は不要であった。Id. at 34 (citing United States v. Seltzer, 227 F.3d 36, 41–42 (2d Cir. 2000)(「裁判所の職員としての責任の怠慢な又は無謀な不履行を理由に」「悪意の認定なしに」制裁を付与した事例)). 裁判所は、TKDが委任状を取得せず、代理するはずの依頼者と連絡を取らず、明白な警告(先行の弁護士がそれらの被告を代理していないと明示的に述べたこと等)に留意しなかったことが、裁判所の職員としての義務の「怠慢な又は無謀な」不履行にあたると認定した。Spin Master Service, slip op. at 31–32。ただし、Spin Masterは虚偽の表示がその申立ての棄却を引き起こしたことを証明できなかった(裁判所がそれらの申立てを棄却したのは不適切な送達が理由であり、TKDの行為が理由ではなかった)ため、裁判所は制裁を名目的な500ドルに限定した。Id. at 33–34。


XI. 実務上の示唆と今後の展望


Spin Master判決は、第二巡回控訴裁判所のSmart Study支持判決及び連邦巡回控訴裁判所のOnePlus判例の流れと併せ読むと、特許実務家に対して、分断され、発展途上にあり、重大な影響を持つ法的状況を提示する。いくつかの実務上の教訓が浮かび上がる。


フォーラム選択がかつてないほど重要であることは明らかである。中国の被告を訴える特許原告は、提訴する裁判地によって実質的に異なる送達制度に直面する。テキサス西部地区では、OnePlusの枠組みがヘーグ条約の手続を窮尽することなく規則4(f)(3)に基づく代替送達を許容し、1年以上の時間を節約できる可能性がある。ニューヨーク南部地区では、厳格なSmart Study/Spin Masterの枠組みがヘーグ条約の遵守または被告の住所が真に不明であることの堅固な証明を要求する。この乖離は、弁護士がどこで訴訟を提起するかに影響を及ぼし得るものであり、提訴前の戦略的分析に組み込まれるべきである。


より良い実務は、ヘーグ条約に基づく送達を直ちに、かつ並行して開始することである。代替送達を許容し得る法域においても、訴訟提起と同時にヘーグ条約の手続を開始し、同時に規則4(f)(3)に基づく救済を求めることが賢明な方策である。代替送達が後に異議を受けて取り消された場合(Spin Master事件で起きたように)、ヘーグ条約に基づく送達が既に進行中であれば、Spin Masterに数か月の損失をもたらした壊滅的なリセットを回避できる。


合理的な注意を徹底的に記録することに留意すべきである。ヘーグ条約に対する「住所不明」の例外はニューヨーク南部地区において依然として利用可能であるが、注意義務の基準は高い。実務家は中国の現地弁護士を起用し、掲載住所への対面訪問を実施し、試験的な郵送を行い、法人登記調査を実施し、すべての措置を記録すべきである。コンサルタントを雇いその結論的な意見を受け入れるだけでは不十分である。See Spin Master Service, slip op. at 10–12。


手続上の遅延にもかかわらず回復不能な損害の主張を保全することが勧められる。Spin Master仮差止命令判決は、遅延の各期間が合理的な行為によって説明される場合、回復不能な損害が長期の手続上の経過を経てもなお存続し得ることを示している。訴訟提起前のプラットフォームベースの紛争解決、和解交渉、及び裁判所命令(誤ったものを含む)への遵守は、いずれも遅延を免責し得る。実務家は紛争解決に向けた努力の同時的な記録をあらゆる段階で維持し、被告がこの問題を提起するのを待つのではなく、遅延の問題を積極的に書面で主張すべきである。


Volkswagenwerk判決の道は依然として開かれているが狭い。中国の被告が関連する州のロングアーム条例に基づき送達のための不随意的代理人として適格な米国子会社または関連会社を維持しており、送達が州法上の権限に基づき完全に国内で完了する場合、Volkwagenwerkはヘーグ条約の遵守なしに送達を許容する。しかし、このシナリオは国内子会社と文書の外国への送付を要求しない州法という特定の組み合わせを必要とし、これは中国のオンライン販売者及び製造業者に対する事件においては稀な事実上の合致となるであろう。


連邦最高裁判所の介入が必要となる可能性がある。連邦巡回控訴裁判所の規則4(f)(3)に対する許容的な取扱いと第二巡回控訴裁判所の厳格なヘーグ条約の枠組みとの間の緊張関係は、成熟し、かつ重大な影響を持つ対立を呈している。特許事件はこの分裂を独特にまたぐものである。なぜなら、実体的な問題については連邦巡回控訴裁判所の排他的上訴管轄権に服する一方、送達を含む手続上の問題については地域巡回区の法によって規律される可能性があるからである。ヘーグ条約の方法が真に排他的であるか否か、及び規則4(f)(3)が条約によって特に許可されていない送達方法を許可し得るか否かについて連邦最高裁判所が判断するまで、法は未確定のままとなり、実務上の負担は訴訟当事者及びその弁護士に課されることとなる。


XII. 結論


Spin Masterの一連の経緯は、グローバルな電子商取引の速度と手続法の鈍重な歩みとの間の乖離を痛烈な明快さをもって例証している。模倣品はAmazon上に一夜にして出現するが、その中国の製造者に対して有意義な司法上の救済を得るには何年もかかり得る。Ho裁判官の判決(2024年6月の緻密な送達分析及び2026年1月の仮差止命令)は、分析的に厳格であり法理的に健全である。同裁判官の規則4(f)/ヘーグ条約の相互関係に関する「二兎を追うことはできない」という問題整理と、Volkwagenwerkの慎重な再解釈は、判例法の中に何年にもわたり存続してきた論理的欠陥を露呈させた。そして、第二巡回控訴裁判所の2025年12月のSmart Study支持判決は、これらの立場に拘束力のある巡回区の権威としての重みを付与した。


しかし、知的厳密さは実務上の困難を解消するものではない。侵害輸入品の洪水を発見し、18か月から24か月の送達スケジュールに直面する特許権者は、法理的な優美さによって容易に慰められるものではない。OnePlusのアプローチは、その分析上の脆弱性がいかなるものであれ、ヘーグ条約の手続が匿名の販売者が数回のクリックで深圳からの米国消費者に到達できる時代のために設計されたものではないという司法上の認識を反映している。


現時点では、法は分断されたままであり、実務家はその分裂を慎重に乗り越えなければならない。Spin Master判決は警告的事例とロードマップの両方を提供している。手続上の道は本来あるべきよりも長く困難であるが、適切な計画、勤勉な記録、及び粘り強さがあれば、有意義な予備的救済は依然として達成可能である。たとえそれが2年半遅れで到達するとしても。

 
 
 

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