「控訴裁判所が、審理対象外の主張についてこのような道筋を示すことは稀である。」 I. 序論 特許権者が、侵害訴訟を再訴禁止付きで取り下げるだけで、知らず知らずのうちに特許ライセンスを創出し、35 U.S.C. § 287に基づく特許表示義務を発生させることがあるのだろうか。これは、 Ortiz & Associates Consulting, LLC v. Vizio, Inc. , No. 3:23-CV-00791-N (N.D. Tex. Nov. 1, 2023)における地方裁判所の判断であり、連邦巡回区控訴裁判所は、35 U.S.C. § 285に基づく例外的事件（通常とは異なり弁護士費用の転嫁が認められる事件）の認定に基づく制裁として162,000ドルの弁護士費用賠償命令を支持することで、この地方裁判所の判断を覆すことなく維持した。 Ortizは以前、同一の特許に基づく侵害を主張してRokuおよびPanasonicを訴えていたが、各訴訟の早期段階で再訴禁止付きの任意取下げを行っていた。Ortizがその後Vizioを提訴した訴訟において

「陪審による裁判の外観は維持される。しかし、結果は『資格ある』専門家によって決定される。」 陪審の声は虚しく 陪審は侵害を認定した。ウェブデザイン特許、ユーザーインターフェースオブジェクト、およびShopifyのeコマースプラットフォームの内部構造に関する証言を聞いた後、市民陪審員たちは、ShopifyがExpress Mobileの特許を侵害したと結論づけた。彼らは4000万ドルの損害賠償を認めた。 この評決は生き残らなかった。Shopifyは法律問題としての判決（judgment as a matter of law、以下「JMOL」）を申し立て、連邦地方裁判所はこれを認容した。連邦巡回控訴裁判所（以下「CAFC」）は、2025年12月8日に発行された非先例判決でこれを支持した。 Shopify Inc. v. Express Mobile, Inc ., No. 2024-1977 (Fed. Cir. Dec. 8, 2025)（以下「 Shopify 判決」）。 評決を覆した根拠は、証拠が不十分だったことではなかった。裏付けとなる証拠は

「Google（および裁判所）は、Rule 408が禁じるまさにその目的のためにこれらの書簡を使用した。すなわち、EscapeXの侵害主張に実質的根拠がないことを証明するためである。」 はじめに 一見すると、 EscapeX IP, LLC v. Google LLC 事件は、特許訴訟の教科書から抜き出したような警告的事例に見える。聞いたこともないnon-practicing entity（自ら製品やサービスを提供せず、特許権を行使してライセンス収入や和解金の獲得を目的とする事業体、以下「NPE」。蔑称として「パテントトロール」とも呼ばれる）が、YouTubeの機能である「アーティスト指定ダイナミックアルバム」をカバーする特許をめぐって大手テック企業を訴えた事件である。 NPEは、自社の主張に根拠がないことを詳細に説明した被告の書簡を無視した。最終的には自発的に訴え取下げの合意書を提出したが、その中で被告が「各自が自己の費用、経費、および弁護士費用を負担する」ことに同意したと虚偽の記載をした。被告はそのような合意をしておらず、NPEの特許侵害訴訟