沈黙の代償：和解要求を無視した特許権者に課された25万ドルの制裁

York Faulkner
6 分前
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「Google（および裁判所）は、Rule 408が禁じるまさにその目的のためにこれらの書簡を使用した。すなわち、EscapeXの侵害主張に実質的根拠がないことを証明するためである。」

はじめに

一見すると、EscapeX IP, LLC v. Google LLC事件は、特許訴訟の教科書から抜き出したような警告的事例に見える。聞いたこともないnon-practicing entity（自ら製品やサービスを提供せず、特許権を行使してライセンス収入や和解金の獲得を目的とする事業体、以下「NPE」。蔑称として「パテントトロール」とも呼ばれる）が、YouTubeの機能である「アーティスト指定ダイナミックアルバム」をカバーする特許をめぐって大手テック企業を訴えた事件である。

NPEは、自社の主張に根拠がないことを詳細に説明した被告の書簡を無視した。最終的には自発的に訴え取下げの合意書を提出したが、その中で被告が「各自が自己の費用、経費、および弁護士費用を負担する」ことに同意したと虚偽の記載をした。被告はそのような合意をしておらず、NPEの特許侵害訴訟全体が根拠のないものであったとして制裁を申し立てた。

制裁が下されたとき、それは厳しいものであった。弁護士費用として254,827.48ドルが命じられ、特許権者の代理人弁護士もその一部について連帯責任を負うこととされた。連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）は、EscapeX IP, LLC v. Google LLC, No. 24-1201 (Fed. Cir. Nov. 25, 2025)（以下「EscapeX判決」）において、この制裁を支持した。

事件終結。正義は果たされた。また一つ、パテントトロールが根拠のない訴訟を提起することの代償を学んだ。

しかし、それが全てではない。EscapeXの明らかな不正行為の裏には、35 U.S.C. § 285に基づく弁護士費用を得るための「例外的なケース」を証明する新たな枠組みが潜んでおり、特許訴訟に携わる者は誰もがこれを懸念すべきである。

その枠組みは、和解交渉とみなしうる当事者間の非公式なやり取りを、根拠のない主張の証拠として用いるものである。紛争解決を規律する規則において、連邦議会と裁判所が築いてきた手続的・証拠法的保護を迂回する枠組みである。そして、ここでは、EscapeXが唯一正しく行ったともいえる行為（別の裁判所で、別の被疑侵害者の申立てにより自社の特許が無効とされた後に、再訴禁止付きで自発的に訴えを取り下げたこと）に対して制裁を科す枠組みとなった。

悪しき行為が疑わしい法を作った。

この判決がEscapeXの問題行動を超えて重要である理由を理解するには、悪しき行為から目を離し、裁判所が侵害理論を根拠のないものと認定し弁護士費用の裁定を正当化するために実際に依拠した証拠を検討する必要がある。その答えは、CAFCが対処しなかった§ 285法理と証拠法・手続法との間の緊張関係を明らかにする。

EscapeXの沈黙

次に起きたこと（より正確には、起きなかったこと）が、弁護士費用裁定の中心となった。EscapeXはGoogleの第二の書簡に実質的な回答をしなかった。Googleは数回にわたりフォローアップし、EscapeXに訴訟を自発的に取り下げるよう求めた。そのたびに、沈黙があった。

一方、ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所における並行訴訟では、別の被告であるBlock, Inc.が、35 U.S.C. § 101に基づき'113特許に異議を申し立てていた。裁判所は全てのクレームが特許適格性のない主題に向けられていると認定し、特許クレームを無効と判断した。EscapeX IP LLC v. Block, Inc., 652 F. Supp. 3d 396 (S.D.N.Y. 2023)。EscapeXは控訴しなかった。

控訴期間が経過した後、Googleは訴訟を取り下げるようEscapeXに要求した。EscapeXは要求に応じたが、Googleが予期した方法ではなかった。EscapeXは「共同の取下げ合意書」と称するものを提出し、当事者が「本訴訟の取下げを共同で合意」し、「さらに各当事者が自己の費用、経費、および弁護士費用を負担することを共同で合意する」と記載した。EscapeX判決3頁。EscapeXの代理人弁護士は、「本書面の提出について[Google側の]弁護士の同意を得た」と証明した。同上。

これは全て虚偽であった。Googleは提出前に合意書を見たことがなかった。Google側の誰も同意していなかった。Googleは虚偽の取下げ合意書の撤回を要求した。EscapeXは同日中にその要求に応じた。数日後、当事者は、費用、経費、弁護士費用の各自負担について何ら記載のない、再訴禁止付きの真正な取下げ合意書を提出した。

Googleの弁護士費用申立てと欠落した証拠

Googleは§ 285に基づき弁護士費用を申し立て、EscapeXの行為は、根拠のない主張をし訴訟を不当に長引かせたため「例外的」であると主張した。申立書は、EscapeXの寄せ集めの第一理論、自己矛盾する第二理論、Googleの書簡に対する沈黙、および虚偽の取下げ合意書を詳述した。

EscapeXの反論書は乏しいものであった。Googleは勝訴当事者ではないと主張したが、この立場は控訴審で後に放棄された。例外的なケースの実体的要件については、わずか2ページ弱を費やしたのみで、そのうち1ページ半は法的基準の引用であった。決定的に重要なことに、EscapeXは訴訟提起前の十分な調査を怠ったことを争わなかった。どのような調査を行ったかを説明する宣誓供述書も提出しなかった。侵害理論を裏付ける技術的証拠も提出しなかった。被疑侵害対象であるオートアドの優先日後の機能が優先日前の機能とクレームに関連する点でどのように異なるのかについての説明も一切なかった。

弁護士費用申立てに関する口頭弁論で、地方裁判所はこれらの欠落を追及した。口頭弁論中に訴訟提起前調査について問われた際、EscapeXの代理人弁護士は、侵害に関する訴訟提起前調査を詳述する証拠を含む宣誓供述書を提出する許可を求めた。裁判所の回答は直接的であった。EscapeXは書面提出段階で「既に機会があった」のであり、「追加の宣誓供述書を提出したり追加の主張をする」には「遅すぎる」。Appx484 (7:18-24); Appx486 (9:8-10)。

地方裁判所は、わずか2ページの簡潔な命令でGoogleの弁護士費用申立てを認めた。命令は、「EscapeXが真剣な訴訟提起前調査を行わず、本件が当初から根拠のないものであったことは明白である」と宣言した。EscapeX IP LLC v. Google LLC, Case No. 22-cv-08711-VC, Dkt. 41 at 1 (N.D. Cal. Aug. 16, 2023)（以下「地裁命令」）。命令は、EscapeXの訴状が異なる製品の「機能を寄せ集め」、最終的に「EscapeXの特許よりも前から存在する」機能を侵害対象としたことを指摘した。同上。命令は、Googleが書簡を通じて「主張の根拠のなさについてEscapeXに早期かつ頻繁に通知した」と認定した。EscapeXは191,302.18ドルの支払いを命じられた。同上。

EscapeXの失敗したやり直し

EscapeXは再度試みた。連邦民事訴訟規則Rule 59(e)に基づき判決の修正を申し立て、社長と訴訟提起前のクレームチャートを作成したエンジニアからの二つの短い宣誓供述書からなる「新たに発見された証拠」を主張した。これらの宣誓供述書は、訴訟提起前に「慎重な手順が踏まれた」ことを示していると、EscapeXは主張した。EscapeX判決4頁。

問題は明らかであった。EscapeX自身の従業員による、EscapeX自身の訴訟提起前調査についての宣誓供述書は「新たに発見された」ものではない。Googleは、EscapeXが「弁護士費用申立てへの反論書とともにそれらの宣誓供述書を提出することができたにもかかわらず、そうしないことを選んだ」と主張した。Appx530-33。地方裁判所は同意し、Rule 59(e)申立てを却下し、EscapeXが「判決を修正するためのRule 59(e)の基準を全く満たしていない」と認定した。EscapeX判決4頁。

Googleは28 U.S.C. § 1927に基づき追加の弁護士費用を申し立て、EscapeXのRule 59(e)申立て自体が根拠のないものであったと主張した。地方裁判所がEscapeXの代理人弁護士に制裁を認めるべきでない理由を尋ねたところ、弁護士の回答は示唆的であった。「クライアントが私たちにもっと提出を試みるよう望んだのです。」Appx689 (5:5-7)。裁判所は同情的ではなかった。Rule 59(e)申立てを根拠のないものと認定し、EscapeXの代理人弁護士に追加の63,525.30ドルについて連帯責任を課した。

CAFCの支持

控訴審において、EscapeXは、基礎となるクレーム解釈や侵害の争点がいずれも裁定されていないにもかかわらず、侵害訴訟が根拠のないものであると認定したことは地方裁判所の裁量濫用であると主張した。裁判所は、適切な本案の書面審理と口頭弁論を要求する代わりに、Googleの非公式な書簡に不当に依拠したと、EscapeXは主張した。

CAFCはこの主張を退けた。裁判所はThermolife Int'l LLC v. GNC Corp., 922 F.3d 1347, 1356-57 (Fed. Cir. 2019)を引用し、「本案判決前に十分に裁定されず、十分に訴訟が行われてすらいなかった争点（侵害、具体的には侵害を主張する根拠）の検討に基づいて例外的なケースの認定を行ったことに、地方裁判所の裁量濫用はない」と説明した。EscapeX判決6頁脚注2。裁判所が正式にそう述べなくても、訴訟は当初から根拠のないものでありうる。

裁判所はまた、Googleの書簡を証拠として使用することを是認した。再びThermolifeを引用し、「例外的なケースの認定において重要となりうる、またしばしば重要となるべき考慮事項の一つは、弁護士費用を求める当事者が、例外的な訴訟行為にさらされているという自己の認識について、早期に、焦点を絞って、裏付けのある通知を提供したかどうかである」と述べた。EscapeX判決9-10頁（Thermolife, 922 F.3d at 1357を引用）。Googleの書簡は必要な通知として適格であった。それに対するEscapeXの沈黙は、根拠のなさの認定を裏付けた。「そのような通知の後に訴訟を継続することは、弁護士費用の裁定を正当化する要素となりうる。」同10頁（Thermolife, 922 F.3d at 1358を引用）。

EscapeXの手続的主張については、裁判所は揺るがなかった。EscapeXは重要な時期に訴訟提起前調査の証拠を提出しなかった。Rule 59(e)を通じてこれを修正しようとする試みは遅すぎた。「EscapeXのCEOとエンジニアの一人からの宣誓供述書は『新たに発見された証拠』ではなかった。これらの証人は常にEscapeXの支配下にあり、彼らの知識（EscapeXの訴訟提起前調査に関するものを含め）は常にEscapeXが利用可能であった。」同12頁。

この物語から欠落しているもの

この時点で、法的分析は完了したように見える。悪質な行為者が悪質な行為をし、制裁を受け、控訴で敗訴した。しかし一歩下がって、Googleが適切な司法手続を通じて証明しなかったこと（EscapeXとの非公式なやり取りの中で単に主張したこととは対照的に）を考えてみよう。

GoogleはRule 12(b)(6)に基づくEscapeXの訴状却下申立てを提出しなかった。EscapeXの訴状が表面上自己矛盾しているというGoogleの理論は、裁判所の前で検証されなかった。そして、Googleの理論に対するEscapeXの反論は表明されなかった。

GoogleはRule 56に基づく特許無効または非侵害のサマリージャッジメント申立てを提出しなかった。その実体的抗弁は、書面で主張されることも裁定されることもなかった。

GoogleはRule 11申立てを提出しなかった。これは§ 285制裁の主要な根拠である、EscapeXの代理人弁護士が誠実な根拠なく訴状を提出したと主張するものである。また、GoogleはRule 11(c)(2)に従い、Rule 11申立ての写しを正式に提出する21日前にEscapeXに事前送達することもしなかった。したがってEscapeXは、Rule 11が提供する21日間のセーフハーバー（制裁が適用される前に当事者が是正措置を取ることを可能にするために設けられた手続的保護）を受けることがなかった。

本件では本案判決は全くなされなかった。'113特許はBlock事件で無効とされたのであり、本件ではない。Googleはその結果に何ら貢献していない。

では、Googleは何を立証したのか。Googleは、EscapeXの主張が根拠のないものであると主張する書簡を送った。EscapeXは応答しなかった。EscapeXは、自社の特許が他所で無効とされた後に再訴禁止付きで自発的に訴状を取り下げた。その後Googleは弁護士費用を申し立て、自らの未検証の主張を根拠のなさの証拠として提示した。裁判所はそれらの主張を認めた。

ここで、EscapeXが明らかに提起しなかった、したがってCAFCが検討しなかった問題が浮上する。最も重要なのは、GoogleのEscapeXへの書簡がそもそも証拠として許容されるべきであったかどうかである。

Rule 408の問題

Googleの書簡は正式な裁判所提出書面ではなかった。それらは、弁護士費用制裁の明示的な警告を伴う、自発的取下げを求める非公式な要求であった。第一の書簡は、EscapeXが「本訴訟を維持する誠実な根拠を欠いている」と伝えた。EscapeX判決8頁。第二の書簡は「弁護士費用申請の可能性」を警告した。同9頁。Googleのその後の書簡は繰り返し取下げを要求した。

この書簡（取下げを要求し、訴訟継続の場合の弁護士費用の結果を警告する）は、EscapeXが訴訟を完全に取り下げることを最初の要求とする和解交渉の特徴である。

連邦証拠規則Rule 408は、「請求に関する和解交渉中になされた陳述」は「争われている請求の有効性を証明または反証するため」には許容されないと規定している。この規則は、陳述が後にその陳述をした当事者に対して（あるいは決定的に重要なことに、陳述を受け取り交渉に応じないことを選んだ当事者に対して）使用されることを恐れることなく、率直な和解協議を促すために存在する。

Google（および裁判所）は、Rule 408がまさに禁じる目的のためにこれらの書簡を使用した。すなわち、EscapeXの侵害主張に実質的根拠がないことを証明するためである。先行技術、非侵害、および訴訟提起前調査の欠如に関する書簡の実体的主張は、裁判所により根拠のなさを立証するものとして認められた。それに対するEscapeXの沈黙は、譲歩として扱われた。

CAFCは、書簡を本案を証明するものとしてではなく「通知」を提供するものと特徴づけたが、この区別は検討すると崩壊する。「根拠のなさの通知」は、EscapeXが通知されたとされるものの実体を必然的に含む。裁判所の論理は循環しているように見える。「GoogleはEscapeXに訴訟が根拠のないものであると伝えた。EscapeXは応答しなかった。主張は争われなかった。したがって訴訟は根拠のないものであった。」この連鎖は、Googleの書簡における実体的主張が認められる場合にのみ成り立つ。これはまさにRule 408が禁じていることである。

確かに、Rule 408は、和解協議を(1)証人の偏見またはバイアスを示すため、(2)不当な遅延の主張を否定するため、または(3)刑事訴訟の妨害を証明するために使用することを認める例外を明示的に列挙している。裁判所はこれらの例外を厳格に適用してこなかった。例えば、Blackbird Tech LLC v. Health in Motion LLC, 944 F.3d 910 (Fed. Cir. 2019)における裁判所は、和解提案を不合理な訴訟行為の証拠として使用することを認めたが、これは規則の明示的な例外のいずれにも適切に該当しない。

Blackbird Tech事件の裁判所は、当事者の和解協議を検討し、原告の段階的に低下する和解要求（8万ドルから最終的には無条件の取下げ提案まで）が、原告が真の解決ではなくニューサンスバリュー（訴訟を続けるよりも支払った方がましな少額）での和解を求めていたことを示すと認定した。Rule 408の明示的な例外に厳密に該当するものではないが、裁判所の分析は、和解中になされた主張を何らかの請求を証明または反証するために使用していなかったため、Rule 408に適合していたと言える。それは、訴訟行為のパターンを示すために提案のパターンを使用していたのであり、本案とは別のものであった。本案については、地方裁判所は、十分に書面審理されたサマリージャッジメント申立てを通じて、特許権者の理由のない法的・事実的主張について十分に知らされていた。

EscapeX事件は異なる。ここでは、書簡の実体的内容（EscapeXの侵害主張がなぜ根拠のないものであるかに関するGoogleの主張）が、その根拠のなさの証拠となった。これらの書簡が提供した「通知」は、単にGoogleの訴訟上の主張の通知であった。裁定なしにそれらの主張を真実として認めることは、Blackbird Techの限定的な判示を大きく超える一歩である。

政策上の問題

Rule 408の政策的根拠は明快である。当事者は、自らの陳述が武器化されることを恐れることなく、率直に交渉できるべきである。この保護は双方向に働く。和解の申し入れをする当事者は、その提案を自らに不利に使用されるべきではない。しかし同様に、和解要求を受け取った当事者は、交渉に応じないことで不利益を被るべきではない。

当事者が、自発的取下げを求め、訴訟を継続した場合の弁護士費用の結果を警告する詳細な書簡を受け取った場合、正当な選択肢がある。実質的に応答して交渉することができる。要求を拒否して訴訟を進めることができる。あるいは、書簡を完全に無視して、訴訟を本案で進行させることができる。

三つとも正当な対応である。和解要求から「立ち去る」ことは不正行為ではない。通常の手続を通じて訴訟を進行させるという戦術的選択である。要求する側の当事者の救済手段は、訴訟を行うことである。却下申立てを提出する、未提出のRule 11申立てを送達する、またはサマリージャッジメントを申し立てる。これらの手続は、まさに適切な裁定を通じて実体的主張を検証するために存在する。

EscapeXの枠組みは、手続規則および証拠規則から切り離され、最終的に積極的な書簡攻勢を促進する異なるダイナミクスを創出する。このアプローチの下では、被告は次のことができる。

1. 原告の主張が根拠のないものであると主張し、取下げを要求し、弁護士費用制裁を警告する詳細な書簡を送る。

2. 沈黙を待つ。

3. § 285に基づき弁護士費用を申し立て、原告が訴状の根拠のなさについて「通知されていた」証拠として書簡を使用する。

4. 原告の沈黙を、合理的な反論が存在しない証拠、したがって書簡の実体的主張が真実として受け入れられるべきであるという証拠として特徴づける。

5. Rule 11の21日間のセーフハーバーと、Rule 12またはRule 56に基づく正式な申立て手続の両方を完全に回避する。

この枠組みは、和解書簡を罠に変える。実質的に応答すれば、戦略的選択肢を制限しうる和解交渉に従事したことになる。沈黙を守れば、その沈黙が根拠のなさの証拠となる。いずれにせよ、被告は、自らの理論を正式な裁定で検証することなく、将来の制裁申立てのための記録を作成したことになる。

トリガーイベントの逆説

おそらくEscapeX事件における最も深い皮肉は、Googleが弁護士費用を求める能力を実際に引き起こしたものである。それは、EscapeXの再訴禁止付き自発的取下げである。

経緯を考えてみよう。Googleは取下げを要求する書簡を送った。EscapeXは応答しなかった。'113特許はBlock事件で無効とされた。控訴期間が経過した。Googleは再び取下げを要求した。EscapeXは再訴禁止付きで自発的に取り下げた。

その取下げは、特許が無効とされ控訴権が消滅した場合に、合理的な訴訟当事者がまさにすべきことであった。EscapeXは、もはや勝てない訴訟を止めた。特許無効または非侵害についてサマリージャッジメント申立ての書面審理をGoogleに強いることはしなかった。負けた訴訟に司法資源を浪費することもしなかった。

この責任ある判断に対して、EscapeXは制裁を受けた。

しかし、EscapeXは他に何をすべきだったのか。取り下げることで、EscapeXはGoogleの書簡が要求したまさにそのものをGoogleに与えた。しかし、EscapeXはそもそも訴訟を提起すべきではなかったと主張して、Googleは追加の資源を費やして§ 285制裁を追求することを選んだ。そうすることで、Googleは自らが決して負うべきではないと主張していたまさにその立証責任（EscapeXの主張に実質的根拠がないことを証明すること）を引き受けた。

Googleの書簡は、EscapeXが訴訟を継続した場合に却下申立てやサマリージャッジメントを提出しなければならないことについて不満を述べていた。EscapeXは継続しなかった。取り下げた。

しかし、裁判所はGoogleに両方を得ることを許した。Googleは正式な終局判決申立て手続の負担（Rule 12(b)(6)申立てなし、サマリージャッジメントの書面審理なし、クレーム解釈なし、証拠開示なし）を回避した。しかし、本案において訴訟が例外的であることを証明した勝訴当事者の成果を享受した。さらなる訴訟からGoogleを免れさせた取下げが、裁判所が本質的に（決定することなく）EscapeXの主張が根拠のないものであったと推定する弁護士費用制裁のプラットフォームとなった。

勝訴当事者の問題

これは、EscapeXが下級審で提起したが控訴審で放棄した主張と関連する。すなわち、Googleが§ 285の下で適切な「勝訴当事者」であったかどうかである。

連邦最高裁判所は、CRST Van Expedited, Inc. v. EEOC, 578 U.S. 419, 431 (2016)において、再訴禁止付き自発的取下げに続く場合のように、「当事者間の法的関係に実質的な変更」があれば、本案判決なしでも被告が勝訴当事者となりうると判示した。EscapeXは再訴禁止付きで自発的に取り下げた。Block事件における別の被告の勝訴から派生的に利益を得たGoogleが勝訴当事者となった。逆説は勝訴当事者の地位の法にあるのではなく、その地位がいかにして本案なしの§ 285裁定を可能にしたかにある。

勝訴当事者であることは、Googleを入口に立たせるだけである。より難しい問題は、この訴訟がOctane Fitnessの下で真に「例外的」であったかどうかである。そしてここで、分析構造がほころび始める。

Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc., 572 U.S. 545, 554 (2014)の下では、例外的なケースとは「当事者の訴訟上の立場の実体的強さ、または訴訟が行われた不合理な態様に関して、他の訴訟から際立つ」ものである。裁判所は、根拠のなさ、動機、客観的不合理性、および不十分な訴訟提起前調査を含む全体的な状況を考慮する。この枠組みは、これらの要素の少なくとも一つが存在することを要求する。

一つずつ見ていこう。

根拠のなさ。主張を根拠のないものと認定するには、裁判所はそれらに実質的根拠がなかったと判断しなければならない。しかし、ここではいかなる裁判所もそれを判断しなかった。クレーム解釈は特許の用語を定義しなかった。証拠開示は被疑製品が実際に何をしたか、いつそれをしたかを立証しなかった。終局判決申立てはGoogleの理論を検証しなかった。

Block事件の裁判所は§ 101に基づき特許を無効としたが、その判決は特許適格性に対処したものであり、EscapeXの侵害理論がGoogleの製品に適用された場合に根拠のないものであったかどうかではない。実体的裁定なしに、根拠のなさの認定は、Rule 408の下で排除されるべきであった書簡におけるGoogleの未検証の主張以外の何物にも基づいていない。

訴訟提起前調査。不十分な訴訟提起前調査が例外的なケースを裏付ける理由は、適切な調査を行えば主張に実質的根拠がないことが明らかになったはずだからである。しかし、この調査は根拠のなさの調査から派生するものである。主張に実質的根拠がなかったことを立証していないなら、訴訟提起前調査の十分性は無関係である。たまたま実質的根拠のある主張をもたらした不十分な訴訟提起前調査は制裁対象ではない。それは、幸運である。実際の裁定に基づく先行する根拠のなさの認定なしに、訴訟提起前調査の調査には基盤も関連性もない。

不合理な訴訟行為。根拠のなさと訴訟提起前調査が利用できないなら、「不合理な訴訟態様」だけが残る。では、EscapeXの訴訟行為の何が正確に不合理であったのか。

記録を考えてみよう。EscapeXは訴状を提出した。それは、通常のことである。修正訴状を提出した。また、通常のことである。移送申立てに異議を唱えなかった。これは司法資源を節約したのであり、浪費したのではない。自社の特許が他所で無効とされた後に再訴禁止付きで自発的に取り下げた。これも、訴訟が勝てなくなった場合の責任ある行動である。

裁判所が実際に依拠した「不合理な」行為は、Googleの書簡に対するEscapeXの沈黙であった。しかし、非公式な書簡に対する沈黙は訴訟上の不正行為ではない。いかなる規則も、当事者に要求書簡への応答を義務付けていない。いかなる手続メカニズムも、相手方の根拠のない主張を主張する非公式な主張への関与を強制しない。Googleが正式な応答を望むなら、Rule 11がそれを得るメカニズムを提供する。未提出の申立てを送達し、21日間のセーフハーバーを発動させる。Googleは決してそうしなかった。

残るのは虚偽の取下げ合意書（EscapeXの代理人弁護士が提出した、Googleが各当事者が自己の費用、経費、弁護士費用を負担することでの取下げに同意したと虚偽の記載をした書面）である。これは真の不正行為であった。しかし、それは散発的な事件であり、訴訟濫用のパターンではない。そして、それはEscapeXが既に取下げを決定した後に発生した。

EscapeXは発覚後、同日中に誤った合意書を撤回した。

しかし、一つの虚偽の記載（発覚時に是正され、根拠のない主張の追求ではなく取下げの条件に関するもの）が、訴訟全体を「例外的」にするのだろうか。

これらの要素を剥ぎ取ると、例外的なケースの認定は次のものに基づいている。非公式な書簡に対する沈黙と、撤回された虚偽の取下げ合意書。

これらはいずれも、EscapeXの実体的主張が弱かったことを立証していない。いずれも、Googleに本案を防御したり手続的不正行為を是正したりするために多大な資源を費やさせなかった。訴訟が「際立つ」のは、訴訟の行われ方ではなく、終わり方（そしてEscapeXが反撃しなかったことから裁判所が引き出した推論）によるものである。

虚偽の取下げ合意書の影

EscapeX事件を論じるにあたり、避けては通れない明白な問題がある。すなわち、虚偽の取下げ合意書である。相手方が決して同意していない自己に有利な条項を含む書面を提出することは、深刻な不正行為である。地方裁判所は、EscapeXの代理人弁護士について、「Googleがこれだけで裁判所に別途制裁を求めなかったのは幸運であった」と述べた。地裁命令2頁。

この不正行為は、その後に続く全てに影を落としたことはほぼ確実である。当事者が虚偽の書面を提出すると、裁判所は当然その他の行為もより否定的に見る。Googleの書簡に対するEscapeXの沈黙？Googleが正しいと分かっていたに違いない。弁護士費用申立てに反対する際に訴訟提起前調査の証拠を提出しなかったこと？実際の調査が行われなかったに違いない。特許無効後の取下げ？訴訟は最初から根拠のないものだったに違いない。

これらの推論にはそれぞれ別の説明がある。しかし、虚偽の取下げ合意書が、裁判所にそれら全てを信用しない方向に影響を与えた可能性がある。

地方裁判所の簡潔な2ページの命令は、この先入観の可能性に関する追加の手がかりを提供している。虚偽の合意書を超えて、裁判所は「EscapeXとその親会社DynaIPには、この目的のために根拠のない訴訟を提起してきた歴史がある」と指摘した。本質的に過去の訴訟パターンをEscapeXに対する性格証拠として使用している。同上。これは、証明ではなく傾向に基づく判決を示唆している。以前の訴訟が根拠のないものであったとされるため、EscapeXの今回の訴訟も根拠のないものであったという推定である。

それらの以前の訴訟が実際に根拠のないものであったかどうか、そしてそこでのEscapeXの行為が本件の本案に影響するかどうかは、分析されなかった。裁判所の2ページの命令は、単にGoogleに対するEscapeXの主張の根拠のなさを「明白」と宣言した。

これは「悪しき行為が悪しき法を作る」ダイナミクスの働きである。EscapeXの不正行為（虚偽の取下げ合意書と訴訟歴の両方）は、裁判所が全てについてEscapeXに不利な判決をする素地のある記録を作った。当事者に「根拠のない訴訟を提起してきた歴史」のある「パテントトロール」というレッテルが貼られると、この特定の訴訟が根拠のないものであったかどうかを判断する困難な分析作業は回避しやすくなる。同上。レッテルが分析に取って代わる。

EscapeXには何ができたか

EscapeXの手続的失敗は否定できなかった。一部は不十分な調査の主張に基づくGoogleの弁護士費用申立てに反対する際に、訴訟提起前調査の証拠を提出しなかった可能性がある。最初から正しく行う代わりに、Rule 59(e)を通じてこれを修正しようとした。これらの失敗のそれぞれが敗訴の一因となった。

しかし、EscapeXは結果を変えたかもしれない主張も提起しなかった。

Rule 408の異議。EscapeXは、Googleの書簡がその主張の本案を証明するために使用されるべきではない保護された和解書簡であると主張しなかったようである。この主張には、議論したように実質的な力がある。書面審理での欠如は、CAFCが正面から対処しなかったことを意味した。

手続的枠組みの主張。EscapeXは、連邦規則が誠実な根拠のない主張を検証するための特定のメカニズム（Rule 11のセーフハーバー、Rule 12(b)(6)の申立て手続）を提供しており、§ 285がこれらの保護を迂回することを許すべきではないと主張できた。少なくとも、地方裁判所の2ページの命令は、それらの保護がない場合にThermolifeが要求する「より多くの手続」がEscapeXに与えられたことを示していない。

「十分な通知」の主張。訴答段階では、クレームチャートは通知機能を果たす。被疑製品を特定し、特許クレーム要素に対応させる。それらは最終的な侵害主張ではない。EscapeXは、クレームチャートがソフトウェアのバージョン固有の精度を欠いていると批判することは、訴答基準と証拠開示後の精度要件を混同していると主張できたかもしれない。

これは、EscapeXが完全な証拠開示を受けた後に根拠のない主張を主張し続けた訴訟ではなかった。おそらく証拠開示は、主張された機能がGoogleが主張したように'113特許の優先日前からYouTube Videoのオートアド機能に存在していたことを示したであろう。もしそうであれば、EscapeXが訴状を取り下げることが求められたであろう。

しかし、この段階でEscapeXの主張を評価するための適切な枠組みは、本案判決ではなく訴答基準であった。Rule 12(b)(6)の下で訴状を検証する際、裁判所は適切に主張された事実的主張を真実として受け入れ、それらが救済を求める請求を妥当に述べているかどうかを判断しなければならない。Ashcroft v. Iqbal, 556 U.S. 662, 678-79 (2009)参照。

決定的に重要なことに、裁判所の審査は一般に訴状の四隅に限定される。訴答以外の事項が考慮される場合、申立てはその付随する手続的保護を伴うサマリージャッジメントに転換されなければならない。Fed. R. Civ. P. 12(d)。

ここで、裁判所はGoogleの書簡（EscapeXの事実的主張が自己矛盾していると主張する外部文書）を認めてEscapeXの主張を根拠のないものと認定した。しかしEscapeXは、訴答段階の審査を支配する推定も、サマリージャッジメントへの転換に伴う手続的保護も受けなかった。

EscapeXの訴状とそれに添付されたクレームチャートは、当時要求された全てを達成したと言える。侵害を主張された製品と機能についてGoogleに通知した。適切な訴答段階の要件の下では、EscapeXの侵害主張は根拠のないものではなかった。

不十分な訴訟提起前調査の主張。皮肉なことに、EscapeXには訴訟提起前調査の証拠（社長とクレームチャートを作成したエンジニアからの宣誓供述書）があった。

問題はタイミングであった。EscapeXはこれらの宣誓供述書を、Googleの当初の§ 285申立てへの反論書ではなく、判決修正のためのRule 59(e)申立てを支持して提出した。裁判所はそれらを時機に遅れたものとして排除し、CAFCはこれを支持した。この手続的失策は証拠の空白を生み、その空白の中で、裁判所は十分な調査が行われなかったと推定した。

しかし、この推定は立証責任を転倒させている。

Googleは実際にはEscapeXの不十分な訴訟提起前調査を証明しなかった。申立人として、Googleがその立証責任を負っていた。通常の経過では、被告は証拠開示（つまり、調査に関する質問書、基礎となる分析に関する秘匿特権のない情報の文書提出要求、そのトピックに関するRule 30(b)(6)の証言録取）を通じて調査の不十分さの証拠を展開する。ここではそのいずれも行われなかった。訴訟は訴答段階を超えて進行しなかった。

Googleの唯一の「証拠」は、適切な調査を行えば訴訟が根拠のないものであることが明らかになったはずだと主張する自らの書簡であった。しかし、それらの書簡はEscapeXが何をしたか、しなかったかの証拠ではない。それらは単に弁護士の主張を述べているに過ぎない。証拠開示なしに、Googleは EscapeXの実際の訴訟提起前調査またはその欠如の証拠を持っていなかった。

しかし裁判所は不十分な訴訟提起前調査を認定した。理由は、Googleがそれを証明したからではなく、EscapeXがそれを反証しなかったからである。立証責任が暗黙のうちに転換していた。弁護士費用申立てに関する口頭弁論で、EscapeXの代理人弁護士は、裁判所がGoogleが提起したが証明していない争点について反証証拠を期待していることを認識した。Googleの冒頭の書面には反論すべき事実の主張がなかった。しかし裁判所はともかく回答を要求した。EscapeXの代理人弁護士がそれらの回答を提供するための宣誓供述書を提出する許可を求めたとき、裁判所は拒否した。EscapeXは既に機会を逃していた。

あるいは、その機会は不当に否定されたのだろうか。EscapeXはGoogleが立証責任を負う申立てに反対した。Googleは本質的に、証拠の裏付けなしに、合理的な訴訟提起前調査はEscapeXの根拠のない主張を生み出さなかったであろうという推論を主張した。したがって、十分な訴訟提起前調査は行われなかった。

技術的には、EscapeXはネガティブを反証する義務を負っていなかった。裁判所が特定した手続的懈怠（反論書において訴訟提起前調査の証拠を提出しなかったEscapeXの不作為）は、適切にはGoogleに帰属する立証責任を前提としている。

実務上の問題として、EscapeXがGoogleの主張に応じて証拠を整えていれば賢明であった。しかし、そうしなかったことは、合理的な調査が行われなかったことの証明として扱われるべきではなかった。ただ、Googleが記録上証明していない主張に対する反論の不在としてのみ扱われるべきであった。

「例外的なケース」をその核心に還元する。おそらく最も根本的に、EscapeXは、Googleがこの訴訟で実際に何をしなければならなかったかを裁判所に直視させることができたであろう。

手続的なショートカット、立証責任の転換、外部証拠への依拠を取り除いた後、何が残るか。その核心において、この訴訟はGoogleに二つのことだけを要求した。（1）訴状に答弁すること、および（2）EscapeXの再訴禁止付き自発的取下げに同意すること。それだけである。クレーム解釈なし。証拠開示なし。サマリージャッジメントの書面審理なし。公判なし。Googleは単一の実体的申立ての本案を防御する必要がなかった。EscapeXはGoogleの移送申立てにさえ同意した。

Octane Fitnessの基準は、訴訟が「当事者の訴訟上の立場の実体的強さ、または訴訟が行われた不合理な態様に関して、他の訴訟から際立つ」かどうかを問う。572 U.S. at 554。

EscapeXは、Googleが実際に要求されたこと（書簡を送り弁護士費用を追求することを選んだこととは対照的に）によって測定すると、この訴訟は驚くほど通常であったと主張できた。訴状が提出された。答弁書が送達された。特許は他所で無効とされた。訴訟は取り下げられた。

その経過は、波風を立てることなく、弁護士費用の裁定なしに終わる無数の特許訴訟を描写している。

この主張をしなかったことで、EscapeXは裁判所がその沈黙と手続的失策から引き出された推論（Googleが実際の証拠で決して埋めなかった証拠の空白を埋めた推論）に焦点を当てることを許した。おそらくGoogleの実際の訴訟負担を中心に訴訟を再構成しても結果は変わらなかったかもしれないが、この訴訟が通常の特許訴訟の経過から真に「際立っていた」かどうかのより厳しい検討を強いたであろう。

特許訴訟実務家への示唆

この新しいEscapeX制裁の枠組みは、特許実務家にとって何を意味するか。

第一に、実体的な相手方の書簡（非公式なものであっても）に応答すること。沈黙は今や譲歩として特徴づけられうる。訴訟全体をプレビューする必要はないが、何らかの応答は応答なしよりも良い。書簡を受け取ったこと、その主張を争うこと、そして適切な訴訟手続を通じてそれらに対処することを示す簡単な確認は、少なくとも裁判所が後に不利な譲歩と特徴づけるかもしれない沈黙を破る。

第二に、弁護士費用の申立て中に記録を作成すること、その後ではなく。Rule 59(e)は、以前に提出できた証拠を提出するための手段ではない。根拠のない主張に対する弁護士費用申立ての可能性が少しでもあれば、特に不十分な訴訟提起前調査が主張されている場合は、その申立てに反対する際に訴訟提起前調査の証拠を提出すること。エンジニアからの宣誓供述書、分析の文書化、侵害理論の基礎となる技術的作業の証拠――これら全てが最初の段階で記録に含まれるべきである。

第三に、Rule 408の異議を提起することを検討すること。被告が和解書簡を根拠のなさを立証するために使用しようとする場合、異議を唱えること。この主張は§ 285の文脈では完全に検証されていないが、EscapeX事件は、裁判所が異議なしにそのような証拠を許容することを示唆している。争点を保全することは、少なくとも控訴審で主張を維持する。

第四に、自発的取下げのリスクを理解すること。訴訟を取り下げること（他所での特許無効のような正当な理由であっても）は弁護士費用のリスクを引き起こしうる。取り下げる場合、それらの争点について沈黙する取下げを単に提出するのではなく、弁護士費用請求の相互放棄を含む取下げ条件を明示的に交渉すべきかどうかを検討すること。

裁判所への問題提起

EscapeX事件は、将来の合議体が対処する必要があるかもしれない問題を提起している。

Rule 408は§ 285手続に適用されるべきか。規則は和解書簡を「争われている請求の有効性を証明または反証するため」に使用することから保護している。そのような書簡を根拠のなさを証明するために使用すること（これは主張に実質的根拠がなかったことを示すことを要求する）は、この禁止に該当するように思われる。しかし、Blackbird Techが訴訟行為の証拠として和解提案額を許容したことは、分析を複雑にする。訴訟がどのように行われたかを示すために書簡を使用することと、主張に実質的根拠があったかどうかを示すために使用することの区別は、明確化が必要である。

§ 285はRule 11のセーフハーバーの迂回を許すべきか。Rule 11は、制裁が適用される前に当事者に正式な通知と根拠のない立場を撤回する機会を与えるためにまさに存在する。§ 285がRule 11の保護を発動させない非公式な書簡に基づく弁護士費用の転嫁を許すなら、セーフハーバーは無意味である。

訴答段階での十分な通知とは何か。EscapeXのクレームチャートは、関連する機能がいつオンラインになったかを裁判所に知らせうる証拠開示がない状態で、オートアド機能を「一括して」特定したと批判された。しかし訴答段階では、証拠開示前に、どの程度の具体性が要求されるべきか。訴答基準と証拠開示後の精度の間の緊張は、§ 285を適用する際の訴訟段階のより慎重な考慮を求めている。

外部証拠が根拠のなさを立証するために使用される場合、サマリージャッジメントの保護が適用されるべきか。Rule 12(d)は、却下申立てにおいて「訴答以外の事項」が考慮される場合、申立ては証拠開示を行い証拠を提出する機会を含むその付随する手続的保護を伴う「サマリージャッジメントとして扱われなければならない」と規定している。ここで、地方裁判所はGoogleの書簡（EscapeXの訴答以外の文書）を認めて、EscapeXの侵害理論が根拠のないものであると結論づけた。裁判所が§ 285の目的で主張に実質的根拠がないと認定するために外部証拠に依拠する場合、非申立人は、外部証拠が却下申立てをサマリージャッジメントに転換する際にRule 12(d)が保証するのと同じ手続的保護を受けるべきか。代替案（証拠開示や証拠手続なしに外部の主張を認めることを裁判所に許すこと）は、連邦規則が他の場合に要求する保護の迂回を生み出す。

Thermolifeの「より多くの手続」要件は実際に何を伴うか。Thermolifeは「弁護士費用の根拠として提示された争点が以前に訴訟されていない場合、弁護士費用申立てにおいてより多くの手続が必要となりうる」と認識した。922 F.3d at 1357。しかしThermolifeもEscapeXも、正式なRule 12またはRule 56申立てがない場合にその手続がどのようなものであるべきかを特定していない。申立人は根拠のなさの主張を実際の証拠（宣誓供述書、技術分析、専門家意見）で裏付けることを要求されるべきか、書簡における弁護士の主張ではなく。非申立人は§ 285申立ての基礎となる争点について限定的な証拠開示を受ける権利を有するべきか。裁判所は証拠審問を行うべきか。侵害主張を根拠のないものと認定する前にクレーム解釈を行うべきか。Thermolifeの「より多くの手続」という文言はEscapeXが受けた以上の手続的保護を示唆しているが、それらの保護が何であるかについての指針がなければ、地方裁判所にはそれらを実施するための枠組みがなく、控訴裁判所にはその不在を審査するための基準がない。

相手方の書簡に対する沈黙はいつ根拠のなさを裏付けるか。要求書簡に応答しないこと全てが悪意の証拠となるべきではない。一部の書簡は不合理であり、一部の争点は真正に争われている。通常、争われている争点は非公式な書簡ではなく訴訟を通じて解決されるべきである。沈黙がいつ証明力を持つか対いつ単に許容される戦術的選択であるかに関する指針は、原告と被告の両方に利益となるであろう。

不十分な訴訟提起前調査の立証責任は誰が負うか。弁護士費用を求める申立人は、例外的なケースの各要素を証明する立証責任を負うべきである。不十分な訴訟提起前調査が主張される場合、申立人は、非申立人が何をしたか、しなかったかについて、主張だけでなく証拠を提出することを要求されるべきである。非申立人にネガティブを反証する立証責任を転換することは、標準的な枠組みを転倒させ、不公正な手続的罠を生み出す。

過去の訴訟歴は§ 285の認定においていつ適切に考慮されるか。地方裁判所は、「EscapeXとその親会社DynaIPには根拠のない訴訟を提起してきた歴史がある」ことを例外的なケースの認定の根拠として言及した。地裁命令2頁。しかし、当事者の過去の訴訟行為を今回の主張が根拠のないものであることの証拠として使用することは、典型的な傾向推論（当事者が以前に悪い行為をしたから、おそらくまた悪い行為をしたであろうという推論）である。裁判所は一般にそのような推論を好まない。それは証明に性格を代用させるからである。

過去の訴訟歴が全く関連性を持つとしても、それは問題となっている行為と何らかの論理的関係を持つべきである。例えば、特許権者が以前に十分な訴訟提起前調査なしに訴訟を提起したとして制裁を受け、今回の訴訟が同じ欠陥を反映している場合、以前の制裁は当事者が過去の過ちから学ばなかったことを示しうる。あるいは、Blackbird事件のように、訴訟のパターンがニューサンスバリューでの和解を得るために根拠のない訴訟を提起する意図的なビジネスモデルを明らかにする場合、パターン自体が今回の訴訟行為の証拠となる。

しかし、地方裁判所のEscapeXの訴訟「歴史」への簡潔な言及はそのいずれでもなかった。以前の訴訟が何に関わっていたか、制裁が課されたか、または主張された以前の行為がGoogleに対する主張とどのように関連するかについての分析を提供しなかった。推論は単に次のようなものであった。EscapeXは以前に根拠のない訴訟を提起したと非難された。したがって、この訴訟も根拠のないものに違いない。それは自らの過去との連座による有罪であり、問題となっている行為の証明ではない。裁判所は例外的なケースを立証するためにレッテルと訴訟歴以上のものを要求すべきである。以前の行為と今回の訴訟との実体的な関連を要求すべきであり、さもなければ「歴史」は訴訟の衣を着た許容されない性格証拠に過ぎない。

結論

EscapeX事件は、おそらく「パテントトロール」が根拠のない主張を提起し代償を支払った別の訴訟として記憶されるであろう。その物語は間違っていない。EscapeXの行為は多くの点で弁解の余地がないように見え、制裁は十分に値したかもしれない。

しかし、この訴訟が確立する枠組みは、EscapeXの主張された不正行為を超えて広がる。それは、被告がRule 11の手続的保護を迂回する書簡攻勢を通じて悪意の主張を立証することを許す。和解要求に対する沈黙を譲歩の証拠として扱う。裁定されなかった、または「より多くの手続」を与えられなかった未検証の本案の立場に基づく弁護士費用裁定を可能にする。申立人が証明していない主張を反証する立証責任を非申立人に転換する。

EscapeXにとって、これらの問題は今や学問的である。その失策は、いかなる枠組みでもおそらく同じまたは類似の結果を生んだであろうほど深刻であった。しかし、次の訴訟当事者（詳細な和解要求を受け取り、合理的に応答しないことを選び、状況が変わったときに後に自発的に取り下げる者）にとって、EscapeXの枠組みは以前には存在しなかったリスクを生み出す。

EscapeXに制裁をもたらした沈黙は、CAFCが意図しなかった形で響くかもしれない。