Rex Medical対Intuitive Surgical事件において消滅した1,000万ドル陪審評決

「計算は明白である：侵害勝訴＋有効性勝訴＋1,000万ドルの陪審評決＝1ドル、特許発明に価値を配分できない場合は。」

2025年10月2日、連邦巡回控訴裁判所（Federal Circuit）は、すべての特許訴訟弁護士を憂慮させるべき判決を下した。Rex Medical, L.P. v. Intuitive Surgical, Inc.事件、Nos. 2024-1072, 2024-1125, slip op. (Fed. Cir. Oct. 2, 2025)（以下「Rex Med., slip op.」）において、陪審は、IntuitiveのロボットSurgical Staplers（外科用ステープラー）が米国特許第9,439,650号（以下「650特許」）のクレーム6を侵害したと認定し、Rex Medicalに1,000万ドルを授与した。Federal Circuitは侵害認定を支持した。Rex Med., slip op. at 18-24。また、Intuitiveの無効主張も棄却した。Id. at 25-27。しかし、Federal Circuitは、地方裁判所による1,000万ドルの賠償額を名目的損害賠償（nominal damages）としての1ドルへの減額を支持した。Id. at 12-18。要するに、Rexはすべての実体的争点で勝訴したが、最終的に自社特許の価値を証明することに失敗した。

この判決は、単一の損害賠償理論、特に複数の特許を包含する比較可能なライセンスに基づき、650特許自体が侵害製品に貢献した価値を「配分（apportioning）」または分離することなく構築された理論に依拠することの危険性について、警告的物語として読むことができる。しかし、裁判所の法的・事実的分析の下には、高額な機会損失が潜んでいる。Rexは、外科用ステープリング技術における革新をカバーする特許を保有していた。その革新は、医学における最も基本的な外科手技の一つにおける世紀来の課題に対処するものであった。Federal Circuitの判決には、適切な専門家証言と多面的な損害賠償アプローチがあれば、Rexが陪審評決の少なくとも一部を維持できた可能性を示唆する手がかりが含まれている。Rexが何を異なる方法で行えたかを理解するには、Rexが特許化した技術と、その技術が解決した進化する問題の両方を理解する必要がある。

外科用ステープリングの進化：残酷なクランプからロボット精密技術へ

歴史的問題

外科用ステープラーの物語は、基本的な課題から始まる。針と糸で組織を手動縫合することは、時間がかかり、エラーが発生しやすく、特に食道と胃を含む処置において危険である。胃食道接合部（gastro-esophageal junction）は特別な課題を提示する。組織が薄く厚さが不均一であり、解剖学的構造が湾曲しており、不均一な縫合は狭窄、瘻孔、または消化酸の致命的な漏出を引き起こす可能性がある。

ハンガリーの外科医Hümér Hültlは、1908年に最初の機械式ステープラーを作成した。これは8ポンドの装置で、組み立てに2時間を要した。See Andrey Akopov et al., Surgical Staplers: The History of Conception and Adoption, 112 ANNALS THORACIC SURGERY 1716, 1716 (2021)。ソビエトの技術者は第二次世界大戦後に技術を進歩させ、1960年代までに、United States Surgical Corporationのような米国企業が商用ステープラーを市場に投入した。See id. at 1717-20。1980年代から90年代の腹腔鏡革命は、さらに洗練された設計を要求した。小さな切開を通して関節動作が可能な、より薄く、より柔軟な装置である。

しかし、問題は持続した。650特許の背景技術に記載された従来技術のステープラーは、通常、装置のクランプ顎（clamping jaws）とステープル発射のために別個のメカニズムを使用していた。See U.S. Patent No. 9,439,650 col. 1 ll. 13-67（従来技術の限界を記述）。これらの分離したシステムは、特に湾曲した組織経路に沿って、発射中に一貫した顎の整列を維持することに苦労した。整列不良は、不均一な圧縮を意味した。一部の領域で組織を押し潰し、他の領域では隙間を残す。食道胃切除術（esophagogastrectomy）において、ある研究では吻合部漏出（anastomotic leaks）が症例の21.8%で発生し、影響を受けた患者の院内死亡率は処置タイプ全体で10%から38%の範囲であった。See Raquel Ortigão et al., Anastomotic Leaks following Esophagectomy for Esophageal and Gastroesophageal Junction Cancer: The Key Is the Multidisciplinary Management, 2021 GE PORT. J. GASTROENTEROLOGY 1, 1 (2021); see also Edmund S. Kassis et al., Predictors of Anastomotic Leak After Esophagectomy: An Analysis of the Society of Thoracic Surgeons General Thoracic Database, 96 ANNALS THORACIC SURGERY 1919, 1923 (2013)（10.6%の漏出率および4.4%から11.6%の範囲の死亡率）。

650特許の統合ソリューション

これが、Reが特許発明を導入した状況である。2001年1月31日に仮出願として出願され、最終的に2016年9月13日に発行された650特許は、複数の機能を同時に実行するI-beamメカニズムを備えた柔軟な内視鏡ステープラーを記載していた。

従来のステープラーは、通常、異なるタスクのために別個のコンポーネントを使用していた。顎を閉じるための1つのメカニズム、クランプ距離を維持するための別のメカニズム、そしてステープルを発射するためのさらに別のメカニズムである。650特許は、これらの機能を単一の前進ビーム（advancing beam）に統合した。See id. col. 5 ll. 45-47; col. 6 ll. 26-31。

クレーム6は、裁判で主張された唯一のクレームであり、この統合を捉えている。独立クレーム4および従属クレーム5を基礎として、クレーム6は、組織をクランプする可動顎を有する装置を記載しており、上部（upper portion）、下部（lower portion）、および接続ウェブ（connecting web）を有するビームが、顎の内側からクランプ距離と顎の整列の両方を維持する。Rex Med., slip op. at 4-5。上部または下部の少なくとも一方は、ビームが近位（starting point）から遠位（endpoint）へ前進する際に「ステープルプッシャーがステープルを移動させる原因となるように構成されている（configured to cause the staple pusher to move a staple）」。上部と下部は協働して、ステープルスロットをアンビルの成形面と整列させる。Id.

明細書は、I-beamが前進するにつれて、その傾斜した先端がステープルプッシャーに順次接触し、スロットを通してそれらを駆動してステープルを排出することを説明している。See the 650 patent col. 6 ll. 26-31; Fig. 15。ビーム構造全体が両顎のチャネルと係合し、ステープリングが遠位方向に進行する間、それらを正確な整列に保持する。これは、従来技術の分離されたアプローチとは対照的である。穿孔と切断の動作が分離された手動缶切りと、現代の一動作設計との違いを想像してほしい。

裁判で問題となったのは、Intuitiveのda Vinciロボット手術システムで使用される「SureForm」シリーズのステープラー製品であった。これらの装置は、I-beamメカニズムを使用して顎をクランプし、整列を維持し、湾曲した胃食道解剖学をナビゲートしながらステープル発射をトリガーした。

侵害：Federal Circuitの認定

Federal Circuitの侵害分析は、2つの争点となったクレーム要素を扱った。両方とも、クレーム6が実際に何をカバーしていたか、およびそのクレームカバレッジが評価目的で従来技術に対する改善を具現化している理由を明らかにする。

「下部（Lower Portion）」の解釈：Intuitiveが望んだよりも広範

Intuitiveは、「下部」の狭い解釈を主張し、「I」形状の最も低い水平部分のみ」を意味すべきであると主張した。本質的には、I-beamの底部バーのみで、垂直方向の延長部分を除外する。Rex Med., slip op. at 18。地方裁判所はこれを拒否し、「下部」を通常かつ慣習的な意味で解釈し、「ビームの最下部セクションを超えて垂直方向に延びる追加の材料または構造」を潜在的に含むとした。Id.

Federal Circuitはこれを支持した。Id. at 18-20。クレーム文言は広範であった。クレーム6は、上部と下部を有する「ビーム」を記載しており、特に「I-beam」を記載していなかった（I-beam形状を指定したクレーム3とは異なる）。明細書は、図15の実施形態を記述する際に「下部ビーム部分（lower beam portion）」に一度だけ言及したが、1つの実施形態への単一の言及は、より広範なクレーム文言を制限することはできなかった。裁判所がComputer Docking Station Corp. v. Dell, Inc., 519 F.3d 1366, 1374 (Fed. Cir. 2008)を引用して強調したように、「本裁判所は、いくつかの明細書記述または図面からクレーム要素をクレームに持ち込むことを容認しない。特に、それらの明細書抜粋がより広範に請求された発明の実施形態のみを記述している場合は。」Rex Med., slip op. at 20。

この解釈は、クレームの範囲を広げ、それによってIntuitiveの回避設計オプションを狭めた。IntuitiveのSureForm製品は、底部バーから上向きに延びる突起を含む下部を有するI-beamを使用していた。Intuitiveの狭い解釈の下では、その突起は「下部」の一部ではなく、非侵害の逃げ道を潜在的に提供する可能性があった。地方裁判所の解釈の下では、突起は明らかに「下部」に該当し、Intuitiveはその読み方の下での侵害を認めた。したがって、より広範なクレーム範囲と狭められた回避設計オプションは、IntuitiveのSureForm製品へのクレームの貢献の価値を高めた。

「構成されている（Configured to Cause）」の争点：意図は無関係

2番目の争点となったクレーム要素は、より微妙な問題を提示した。地方裁判所は「configured to cause」を「原因となるように設計、構築、またはセットアップされている（designed, constructed or set up to cause）」と解釈した。Rex Med., slip op. at 5, 20-21。Intuitiveは、その下部がこのクレーム要素を満たすという陪審の認定を支持する実質的な証拠がないと主張した。なぜなら、争点となった突起は「ロックアウト（lock-out）」メカニズム、すなわち安全機能として設計されたのであり、主にステープルを押すためではないからである。Id. at 23。

Federal Circuitはこの主張を拒否し、間接的因果関係がクレーム要素を満たし、設計意図は厳格責任侵害とは無関係であると判示した。Id. at 21-24。

Rexの理論は、専門家証言によって支持され、下部の突起が「シャトル（shuttle）」（スレッド（sled）とも呼ばれる）に接触し、それが次にステープルプッシャーに接触してステープルを排出するというものであった。クレーム文言は、下部とステープルプッシャーとの間の直接接触を要求していなかった。クレーム6は親クレーム4および5からの移行句「comprising」を組み込んでいたため、シャトルのような追加の、記載されていない要素を除外しなかった。Id. at 24 (citing Crystal Semiconductor Corp. v. TriTech Microelectronics Int'l, Inc., 246 F.3d 1336, 1348 (Fed. Cir. 2001))。

より根本的に、裁判所は「直接侵害は、侵害の意図を必要としない厳格責任違反である」ことを強調した。Id. (citing Lifetime Indus., Inc. v. Trim-Lok, Inc., 869 F.3d 1372, 1377-78 (Fed. Cir. 2017))。「被疑侵害装置の設計者がビームの下部にステープルプッシャーがステープルを移動させる原因となることを意図していたかどうかは重要ではない。重要なのは、ビームの下部が実際にステープルプッシャーがステープルを移動させる原因となることである。」Id. at 24（強調は原文）。

裁判記録には支持証拠が豊富にあった。Rexの専門家は、下部が「スレッドに接触し、それが次にステープルプッシャーに接触してステープルを移動させる」こと、および「ビームはシャトルを押すように設計されており、それがステープルプッシャーを押す」ことを証言した。Id. at 23 (citing J.A. 11575, 11599)。Intuitive自身の専門家は、「I-beamの機能はシャトルを押すことであり、それがステープルプッシャーに対して押す」ことを確認した。Id. (citing J.A. 11732)。Intuitiveのハードウェア設計者でさえ、「I-beamがなければ、シャトルは動かない」ことを認めた。Id. (citing J.A. 11685)。

評価の観点から、この認定は、特許されたソリューションが実際の問題、すなわち湾曲した解剖学における整列を維持しながら段階的ステープリングを可能にすることに対処したこと、およびIntuitiveの技術者が重複する目的のためであっても、同じ方法で機能するメカニズムを設計したことを実証した。請求された発明は機能し、Intuitiveの製品はそれを実施した。

しかし、侵害を証明することと、その侵害が損害賠償の尺度として何の価値があったかを証明することは、まったく異なる課題であることが判明した。

損害賠償の惨敗：典型的な配分失敗

Covidienライセンス：Rexの最良の証拠が誤った方向へ

Rexの損害賠償事案は、ほぼ完全にRexとCovidienとの間の1,000万ドルの和解およびライセンス契約に依拠していた。Rexは2019年にCovidienを提訴し、650特許と米国特許第10,136,892号（以下「892特許」）の両方の侵害を主張した。和解前に、RexはCovidien事件から650特許を取り下げた。その後、当事者は訴訟の初期段階で1,000万ドルとRexの特許ポートフォリオへのライセンスで和解した。Rex Med., slip op. at 6-7。そのポートフォリオライセンスは、892特許と取り下げられた650特許、さらに8つの米国特許、7つの米国特許出願、および19の外国特許または出願をカバーしていた。Id. at 7。

この文脈において、Rexの損害賠償専門家であるDouglas Kidderは、650特許へのライセンスについてのRexとIntuitive間の仮想交渉（hypothetical negotiation）が2,000万ドルの一括払いをもたらしたであろうと意見を述べ、Covidienライセンスを主要な比較可能ライセンスとして使用した。Id. at 6。その意見の問題は配分、より正確には、配分の完全な欠如であった。

この問題は、RexがIntuitiveに対して当初650特許と892特許の両方を主張したという事実によって悪化した。しかし、Intuitiveが892特許に異議を唱える当事者系レビュー（inter partes review）の請願を提出した後、Rexはその特許を権利放棄付きで事件から却下した。Id. at 3。したがって、Covidienライセンスは、その以前の訴訟で主張された892特許に基づいて交渉され、最終的にRexの全特許ポートフォリオへの権利を含んだが、この訴訟における陪審は、Covidien訴訟から取り下げられた650特許のみについての損害賠償を授与するよう求められた。

Kidderの配分に関する議論全体は、Covidienおよび Intuitiveへの「価値の大半」が「892特許または650特許のいずれかへのライセンスに含まれていた」と主張する1つの段落で構成されていた。なぜなら、Rexは各被告に対してこれら2つの特許のみを主張したからである。彼は「650特許と892特許以外の特許への権利についてCovidienが得た追加価値は、Covidienにとってほとんどまたは全く価値をもたらさなかった可能性が高い」と結論付けた。Id. at 10-11 (quoting J.A. 3853 ¶ 69)。決定的に、Kidderの意見は、1,000万ドルの和解への相対的貢献を区別する分析なしに、2つの特許を一括りにした。RexがCovidien事件から650特許を和解前に取り下げたため、これはRex自身がその文脈において892特許をより価値のある特許と見なしていた可能性を示唆している。

裁判の数日前に、地方裁判所はCovidienライセンスに関するKidderの証言を除外し、彼が「892特許および他の特許がCovidienからRexへの一括払いに貢献した程度に適切に対処できなかった」こと、および彼の方法が信頼できないことを認定した。Id. at 7。

Federal Circuitは、2022年のApple Inc. v. Wi-LAN Inc., 25 F.4th 960 (Fed. Cir. 2022)の判決を引用してこれを支持した。Rex Med., slip op. at 8-12。Apple事件において、Wi-LANの専門家は訴訟で主張された特許を超える追加の特許をカバーする3つのライセンスに依拠し、主張された特許が「主要特許（key patents）」であると意見を述べ、ポートフォリオの残りに対して25%の割引を適用した。Federal Circuitは、この意見は不十分であると判示し、専門家が「これらの他の特許がロイヤルティ率に貢献した程度に対処できなかった」こと、および彼の「これらの同等に位置付けられた特許についての沈黙は問題であり、彼の意見を信頼できないものにする」と指摘した。Apple, 25 F.4th at 973-74。

Rexの状況はさらに悪かった。Kidderは650特許への価値の割合配分さえ試みていなかった。彼は単に、戦略的訴訟選択以外の何物にも基づかずに、「大半ないし全部」の価値が650特許と892特許に存在すると主張した。Federal Circuitが指摘したように、この意見は「本件の事実と無関係であった」。Rex Med., slip op. at 11。

裁判所はさらに具体的な失敗を特定した。Kidderは「650特許と892特許の間でCovidienの一括払いを全く配分しなかった」。Id. at 11。彼は、ライセンスされた外国特許が同じ技術またはCovidienの外国製品をカバーしているかどうかを分析しなかった。Id. at 11。米国訴訟で2つの特許のみが主張されたという事実は、「米国で主張できない外国特許の相対的価値について、ほとんどまたは全く証明しない」。Id.　彼の「他の無関係な特許ポートフォリオに関する一般的な観察」への依拠は「同様に信頼できない」ものであった。Id.

892特許の問題：重要な手がかり

Federal Circuitの意見には、Rexの配分失敗をさらに重大にする詳細が含まれている。裁判所は、Kidderの報告書が「892特許と650特許は異なる設計選択を記述しているが、同じステープリング革新である」と述べていることを指摘した。Rex Med., slip op. at 10（強調追加）。

この相違は重要であった。なぜなら、Rexの訴訟選択は、少なくともCovidienの文脈において、892特許が650特許よりも価値があった可能性を示唆していたからである。RexはCovidienの和解交渉前に650特許を取り下げ、「892特許のみが争点として残った」。Id. at 14-15。Intuitiveが指摘したように、「主張された特許が『最も価値がある』場合、650特許ではなく892特許がCovidienにとって最も価値があったことになる」。Id. at 15。

これが、Rexの損害賠償事案の中心にある逆説を生み出した。650特許の価値を実証すると推定される比較可能ライセンスは、Rex自身が892特許がより重要であると考えていたと思われる時に交渉されたものであり、和解前に650特許を事件から取り下げていた。それにもかかわらず、Kidderは1,000万ドルの支払いへの2つの特許の相対的貢献を区別する分析を提供しなかった。

裁判記録が示したもの（および示さなかったもの）

Kidderの専門家証言が除外されたため、RexはCovidienライセンスの交渉を支援した社長のLindsay Carterの証言に依拠した。Carterは、ライセンスが650特許と892特許に焦点を当てていたこと、およびRexが考慮した要因を証言した。Covidienは早期に和解し、協力的であり、特別な契約文言を望み、USPTOで特許に異議を唱えず、特許に「真の価値を見出した」。Rex Med., slip op. at 15。

しかし、Federal Circuitが指摘したように、「Rexは、Carter氏（または他の誰か）から650特許と892特許の関係または相違について議論する証言を提示しなかった」。Id. at 14。陪審は、価値を650特許に具体的に配分するためにライセンス要因をどのように適用するか、または「すべて、一部、またはいずれも適用可能であったかどうか」についての証言を聞かなかった。Id. at 15。

満了した特許に関するCarterの証言は特に問題があった。彼は外国特許がライセンスの4年前に満了したと告げられたと証言したが、反対尋問でこれを確認する個人的知識がないことを認め、したがって地方裁判所はその証言が許容できない伝聞であると判示した。Id. at 15。

より根本的に、Carterは自分が知らないことについて証言した。彼は650特許について確立されたロイヤルティ率があるかどうか確信がなく、Intuitiveが何を合理的と考えるか知らず、CovidienライセンスがIntuitiveの損害賠償に関連するかどうか確信がなかった。それにもかかわらず、彼は1,000万ドルがCovidienの製品売上に基づいていなかったことを認め、「実際に650特許に価値を割り当てることができなかった」。Id. at 16。

裁判記録には市場見込みの数値（肥満手術、胸部手術、大腸手術の合計で7億5,000万ドル）と当事者間で承認されたSureFormの売上数値（2018年8月から2022年1月まで607,708,024ドル）が含まれていた。Id. at 17。しかし「陪審には、これらの大きな数字を使用して650特許へのライセンスに価値を割り当てる方法が与えられなかった」。Id.　これらの数値は「決して細分化または説明されず」、特許発明の特定の貢献とは無関係であった。Id.

損害賠償なしのJMOL：1,000万ドルが1ドルになる時

陪審が1,000万ドルの評決を返した後、Intuitiveは法律問題としての判決（judgment as a matter of law、以下「JMOL」）を申し立てた。地方裁判所はJMOLを認め、賠償額を名目的損害賠償としての1ドルに減額した。Rex Med., slip op. at 7, 12。

連邦民事訴訟規則（Federal Rule of Civil Procedure）50(a)の下では、JMOLは「その争点についてその当事者に有利な認定をするために、陪審にとって法的に十分な証拠的基礎がない」場合にのみ適切である。Promega Corp. v. Life Techs. Corp., 875 F.3d 651, 659 (Fed. Cir. 2017)。特許損害賠償は事実問題であり、原告が証拠の優越（preponderance of the evidence）によって立証責任を負う。Id.

Federal Circuitは、陪審は競合する専門家意見の間で「中間的なロイヤルティ率を選択できる」が、その選択は「単に記録全体によって包含される範囲内でなければならない」と説明している。Rex Med., slip op. at 13 (citing Unisplay, S.A. v. Am. Elec. Sign Co., 69 F.3d 512, 519 (Fed. Cir. 1995))。

ここでは、記録はそのような範囲を提供しなかった。Covidienライセンスはポートフォリオ全体に対して1,000万ドルの上限を確立したが、その金額を650特許単独に配分する証拠がないため、ゼロを超える下限は存在しなかった。Federal Circuitは次のように判示した。「記録は、陪審が650特許へのライセンスについて約1ドルから1,000万ドルの間の損害賠償額を認定または推測できる証拠を提供していない」。Id. at 16。

これは陪審が何をしたかもしれないかについての推測ではなく、証拠の十分性の評価であった。裁判所が説明したように、35 U.S.C. § 284は「合理的なロイヤルティの授与を要求するが、裁判所が合理的なロイヤルティを導出できる証拠がない場合でもこの要件が存在すると主張することは、法令の可能な意味を超える」。Id.at 14 (quoting Devex Corp. v. Gen. Motors Corp., 667 F.2d 347, 363 (3d Cir. 1981))。損害賠償は「陪審による推測に委ねられてはならない。それらは証明されなければならず、推測されるべきではない」。Id. (quoting Promega, 875 F.3d at 660)。ここでは、「650特許へのライセンスについて約1ドルから1,000万ドルの間の損害賠償を授与することは、不適切な推測を要求することになる」。Id. at 17。

Federal Circuitはまた、新たな損害賠償審理の拒否も支持した。地方裁判所が合理的に説明したように、Rexは「ディスカバリーを実施し、損害賠償専門家などの他の証人を呼んで、損害賠償に潜在的に関連する他の証拠を提供する機会があった。代わりに、Rexは裁判所が既に専門家の証言を禁止していたまさにそのライセンスに損害賠償理論を依拠することを選択した」。Id. at 17-18（強調追加）。

「依拠することを選択した（chose to hinge）」というフレーズは重要である。これは、特許権者が複数の理論を提供し、すべてがその管理を超えた理由で失敗した事案ではなかった。RexはCovidienライセンスのみに依拠するという戦略的決定を下した。その理論が裁判前の申立実務で崩壊した時、Rexには代替案がなかった。

Rexが行えたかもしれないこと：多面的アプローチ

Federal Circuitの意見は、Rexが失敗した理由を説明するだけでなく、注意深く読めば、Rexがどのように惨敗を回避できたかについての手がかりを含んでいる。確立された特許損害賠償の判例および進化する外科用ステープリング改善の技術的物語と組み合わせると、これらの手がかりは、Rexが合理的なロイヤルティを証明する複数の道筋を持っていたことを示唆している。

適切な配分によるCovidienライセンスの救難

Covidienライセンスは本質的に使用不可能ではなかった。請求された発明に関連する比較可能ライセンスは、現実世界の交渉を反映するため、合理的なロイヤルティの最も信頼できる証拠であることが多い。ResQNet.com, Inc. v. Lansa, Inc., 594 F.3d 860, 869-70 (Fed. Cir. 2010)。問題は配分の失敗であった。

適切に裏付けられた配分分析は、損害賠償専門家とは別に、'650特許と'892特許の相対的範囲と価値を比較できる技術専門家から始まった可能性がある。この専門家はいくつかの要因を分析できたであろう。

その分析はクレーム範囲の比較から始まる。892特許のクレーム1は特定の構造的特徴（直交に取り付けられた平板、同一平面上のプッシャーとウェブ、正確なブレード配置）を要求する。650特許のクレーム6はより広範な機能的文言（ステープル移動を「引き起こすように構成されている」部分、整列のために「協働して係合する」）を使用している。この違いは、クレーム6がより多くの潜在的設計をカバーし、より価値があることを意味したか？同様に、892特許の構造的特異性は、回避設計オプションの可能性により、650特許に対する相対的価値をさらに減少させたか？650特許に892特許に対してより大きな価値を帰属させるための現実的な議論があるように思われる。

次に分析は被疑侵害製品の関連特徴のマッピングに焦点を当てる。Covidienの実際の製品を分析して、どちらの特許のクレームをより直接的に実施したかを判断できる。どちらの特許がより大きな侵害の脅威をもたらしたかを理解することは、和解価値の配分に役立つ可能性がある。

分析はまた訴訟の文脈を説明する。RexはCovidienの和解前に650特許を取り下げた。技術専門家は理由について意見を述べることができる。それは892特許がCovidienの製品をより良くカバーしていたからか？この選択を理解することは、CovidienとIntuitiveのSureForm製品を区別しながら、価値を配分するのに役立つ可能性がある。

外国特許も同様の注意を必要とした。それらは650特許と892特許の継続出願または同等物であったか？同じ技術または異なる革新をカバーしていたか？Covidienは海外で被疑侵害製品を販売していたか？このように、分析はどの特許がCovidienの和解決定により重く影響したかを示す。

そのような技術分析に基づいて、損害賠償専門家は次にパーセンテージ分割を適用できる。おそらく、和解価値の50%が650特許から、40%が892特許から、10%が残りの特許から派生したとする。これは650特許に基づくCovidien和解の500万ドルのベースラインを生み出す。そして、Rexの損害賠償専門家がIntuitiveの製品売上を考慮して適切であると示唆したように2倍にすると、Covidienライセンスは1,000万ドルのIntuitiveからの回収に換算される。陪審が授与したものと一致する。このように、無関係な主張ではなく具体的な事実認定に結び付けられた分析は、陪審の評決を包含する範囲を潜在的に支持したか、または最低限、1ドルの名目的損害賠償を大きく上回る下限を確立したであろう。

Georgia-Pacific要因による仮想交渉

完全に配分されたライセンスがなくても、RexはGeorgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970)　からの15の要因を使用して合理的なロイヤルティ計算を構築できたであろう。See Rex Med., slip op. at 8（仮想交渉アプローチを議論）。いくつかの要因が特に関連していたであろう。

要因9は、従来技術に対する請求された発明の有用性と利点を扱う。これは、外科用ステープリング進化の物語が損害賠償に直接関連する場所である。専門家は、医学文献に裏付けられて、従来技術のステープラーがクランプと発射のために分離したメカニズムを使用していたため、湾曲した胃食道解剖学に苦労したことを証言できたであろう。650特許の統合されたI-beamアプローチは、段階的ステープリング中に顎の整列を維持し、吻合部漏出率を潜在的に減少させた。防止された各漏出は、患者死亡リスクを回避し、再入院を減らし、医療過誤責任を減少させた。医療経済学専門家は、このリスク軽減の処置ごとの価値を推定できる。数千の処置にわたって乗算されると、これは特許された改善に帰属する実質的な価値を生み出した。

要因8は被疑侵害製品の収益性に焦点を当てる。裁判記録には、Intuitiveが被疑侵害SureForm製品を6億700万ドル以上販売したという証拠が含まれていた。Rex Med., slip op. at 17。しかし、この収益を利益率に結び付けたり、利益のどの部分が特許されたI-beam技術対他の特徴から派生したかを細分化する証言はなかった。

損害賠償専門家は、SureForm製品の利益率を示すIntuitiveの財務開示を分析できたであろう。たとえば、Intuitiveが60%の粗利益率を獲得し、適切に配分された技術分析が製品価値の15%を650特許のI-beamメカニズムに帰属させたと仮定すると、特許された特徴に帰属する利益として収益の約9%を示唆することになる（60% x 15% = 9%）。その数値に対する控えめなロイヤルティ率でさえ、名目的な1ドルの賠償を大幅に上回る損害賠償をもたらすであろう。

重要なのは、各要因が具体的な証拠によって裏付けられることである。漏出率に関する医学文献、収益性に関する財務データ、設計代替案に関する専門家証言など、推測ではなく。そして要因は互いに相互検証し、単一のポイント推定ではなく一貫した範囲を示すであろう。

分析的アプローチ：Intuitiveの増分利益

Georgia-Pacific要因8と同様に、Rexが追求できたかもしれない別の方法論は、侵害者が特許技術から予想される増分利益に基づいて合理的なロイヤルティを計算する分析的アプローチ（analytical approach）である。See TWM Mfg. Co. v. Dura Corp., 789 F.2d 895, 899 (Fed. Cir. 1986)。

650特許について、この分析は、IntuitiveのSureForm製品が特許されたI-beamメカニズムを組み込んだために、Intuitiveが獲得した追加利益を検討する。増分利益のいくつかの源が存在する可能性がある。外科合併症の減少によるコスト削減（統合されたビーム設計が漏出率を減少させた場合、病院はSureFormにプレミアムを支払うか、より大量に購入するかもしれない）；回避されたR&Dコスト（I-beamメカニズムの開発には、Intuitiveが節約できたかもしれないエンジニアリング努力が必要であった）；または市場差別化とプレミアム価格設定（特許されたビーム技術がIntuitiveがSureFormをプレミアム製品として位置付けることを可能にした場合）。

分析的アプローチは、ベースライン利益、すなわちIntuitiveが非侵害代替品を販売して獲得したであろう利益を実際の利益から差し引くことを要求する。統合ビームメカニズムのない以前の世代のステープラーが、より高い合併症率またはより効率的でない製造のためにより低い利益率を持っていた場合、その差は定量化可能かもしれない。

市場価値と回避設計コスト

おそらく最も興味深い代替案は、Intuitiveがそれを回避設計するために要するコストに基づいて650特許の価値を評価することを含む。回避設計コストアプローチは単純な前提に基づいている。仮想交渉において、ライセンシーは、非侵害代替品を開発および実装するために要するコストよりも多くをライセンスに支払わないであろう。See Grain Processing Corp. v. Am. Maize-Prods. Co., 185 F.3d 1341, 1350-51 (Fed. Cir. 1999)（回避設計が合理的なロイヤルティに関連すると議論）。

650特許について、回避設計分析はクレーム6の要素を検討し、次のように問うことを要求する。Intuitiveは侵害せずに同じ機能的結果をどのように達成できるか？

分析はエンジニアリング上の課題に焦点を当てる。「原因となるように構成されている（configured to cause）」クレーム要素は、ビームが前進する際に少なくとも1つのビーム部分がステープル発射をトリガーすることを要求する。これを回避するために、Intuitiveはステープル作動をビームから完全に切り離す必要があるかもしれない。おそらく別個のケーブル駆動メカニズムまたは独立したモーターを使用して。これはSureFormの内部アーキテクチャの実質的な再設計を要求するであろう。

分析は同様に製品を再設計する規制コストに対処する。これは、回避設計分析が医療機器にとって特に関連する場所である。SureFormステープラーはFDA規制の下でクラスIIの医療機器である。重大な設計変更は、先行装置への実質的同等性を実証する新しい市販前通知510(k)を要求する可能性が高い。設計変更が実質的である場合、特に作用の基本的メカニズムを変更する場合、FDAは安全性と有効性を実証するための臨床データを要求する可能性があり、数百万ドルのコストがかかり、再設計された製品の発売を遅らせる可能性がある。

最後に、分析は侵害製品から非侵害製品への移行中の市場への影響を明らかにする。再設計と規制承認が成功したと仮定しても、Intuitiveは潜在的に侵害する製品を販売し続けるか、SureFormを市場から撤退させて競合他社に市場シェアを譲るかのいずれかの期間に直面するであろう。

これらの要因、すなわちエンジニアリングコスト、規制費用、市場混乱を集約すると、650特許がIntuitiveのビジネスにとって重大な障害を表していたことを示唆している。仮想交渉において、これはロイヤルティ率に対する実質的な上方圧力を生み出すであろう。

もちろん、回避設計コスト分析は、特許が明確に侵害され有効であることを前提としている。Intuitiveが強力な非侵害または無効性の主張を持っていた場合、支払意欲は相応に低下する。専門家は、当事者が、事前に（ex ante）交渉したであろうものを評価する際に訴訟リスクを考慮する必要があるであろう。しかし、設計代替案の実行可能性を評価する外科装置エンジニアからの技術専門家証言およびFDAへの影響を評価する規制コンサルタントと組み合わせると、この方法論は推測ではなく事実に基づいていた可能性がある。

戦略的投資の問題

より広範な問題は、多面的な損害賠償アプローチを追求することが、利害関係を考慮すると正当化されたかどうかである。実務家は、包括的な専門家作業が実質的な投資を伴うことを理解している。配分のための技術専門家、複数の方法論をカバーする拡張された損害賠償専門家分析、回避設計評価のための規制コンサルタント、および臨床結果評価のための医療経済学専門家である。

しかし、1,000万ドルの陪審評決と、仮想交渉が2,000万ドルの一括払いをもたらすであろうというKidderの除外された意見に対して測定すると、堅固な損害賠償証明への増分投資は極めて正当化されると思われる。この投資は代替オプションを提供したであろう。地方裁判所がCovidienライセンス証言を除外した場合（実際に除外したように）、RexはGeorgia-Pacific、分析的、および市場価値理論を提示することができたであろう。除外は致命的ではなかったであろう。

Federal Circuitは、Rexが「ディスカバリーを実施し、損害賠償専門家などの他の証人を呼んで、損害賠償に潜在的に関連する他の証拠を提供する機会があった」と指摘することで、これを暗黙のうちに認めた。Rex Med., slip op. at 17-18。「裁判所が既に禁止していたまさにそのライセンスに損害賠償理論を依拠することを選択した」というフレーズは、問題が証拠的不可能性ではなく戦略的であったことを示唆している。Id.

特許訴訟弁護士、特に非実施主体を代表する弁護士にとって、高額訴訟における包括的な損害賠償準備は任意ではない。それはまさにここで起こったような事態を防ぐための対策である。

教訓とより広範な影響

特許権者にとって：多角化は損害賠償理論にも適用される

Rex Medical判決は、損害賠償基準を厳格化するFederal Circuitの判例の増加する系列に加わる。たとえば、Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp., 632 F.3d 1292, 1315 (Fed. Cir. 2011)において、裁判所は「25%経験則（25% rule of thumb）」を拒否した。VirnetX, Inc. v. Cisco Sys., Inc., 767 F.3d 1308, 1328-29 (Fed. Cir. 2014)において、裁判所は配分と「最小販売可能単位（smallest salable unit）」の特定を強調した。Apple Inc. v. Wi-LAN Inc., 25 F.4th 960 (Fed. Cir. 2022)において、裁判所は配分要件を拡張し、専門家は比較可能ライセンスのすべての特許がロイヤルティにどのように貢献したかに対処しなければならないと判示した。そしてEcoFactor, Inc. v. Google LLC, 137 F.4th 1333, 1339-40 (Fed. Cir. 2025) (en banc)において、裁判所は信頼できない専門家証言に対する地方裁判所のゲートキーピング役割を強化した。

一貫した流れは明確である。特許損害賠償は、請求された特定の発明に結び付けられなければならず、バンドルされたポートフォリオではなく、複数の機能を持つ製品全体ではなく、裏付け分析のない「主要特許」についての曖昧な主張でもない。

特許権者、特に35 U.S.C. § 284の下での逸失利益請求の基礎となる自社製品売上を持たないNPEにとって、これは単一理論の損害賠償事案が単一障害点であることを意味する。Rexが除外されたライセンスに「損害賠償理論を依拠した」という裁判所の指摘は、明白であるべきことを暗示している。戦略的訴訟選択には結果が伴う。

この事案の最も重要な点は、配分が後付けであってはならないということである。比較可能ライセンスが複数の特許をカバーする場合、配分は具体的な証拠によって裏付けられなければならない。クレーム範囲の技術分析、製品マッピング、そして可能であれば、どの特許がそのビジネス上の決定に重要であったかを示すライセンシーからの文書である。裁判所が強調したように、「他の無関係な特許ポートフォリオに関する一般的な観察」に依拠することは「信頼できず、本件の事実と無関係である」。Rex Med., slip op. at 11。

言い換えれば、事案は断片的に展開することはできない。技術専門家は損害賠償専門家を支援しなければならない。従来技術に対する改善の技術的物語は、侵害と有効性に関連するだけでなく、Georgia-Pacific要因9および他の方法論の下での価値を証明するために中心的である。Rexは外科用ステープラーの進化について説得力のある物語を持っていたが、その物語を経済的用語に決して翻訳しなかった。

訴訟弁護士にとって：配分問題の早期認識

複数の特許をカバーするライセンスは配分分析を必要とする。特許ファミリーに加えて外国権利をカバーするライセンスは、さらに注意深い分析を必要とする。事案評価の早い段階で、訴訟弁護士は次のように問うべきである。客観的証拠に基づいて、カバーされた特許間でライセンス支払いを配分できるか？どのディスカバリーを実施して、どの特許が和解を推進したかを理解できるか？配分を支援するために、損害賠償専門家とは別の技術専門家が必要か？どのような代替損害賠償理論を開発すべきか？

Rexが実際に行ったこととの対照は顕著である。650特許と892特許を比較する技術専門家はいなかった。Covidienライセンスの外国特許が同じ技術をカバーしていたかどうかの分析はなかった。そしてCovidienライセンスが除外された時の代替損害賠償理論はなかった。

語られなかった物語：技術的価値対法的価値

おそらくRexの最も深い機会損失は、技術的物語を損害賠償の法的問題に結び付けることができなかったことである。

650特許は、外科用ステープリング技術における真の進歩を表していた。陪審はクレーム6が有効であると認定し、Federal Circuitはその認定を支持し、Intuitiveの無効性異議を棄却した。これは、請求された発明が特許性の基本的要件を満たしたことを意味する。それは従来技術に対して新規かつ非自明であった。そして統合されたI-beamメカニズムは、Hültlの1908年のプロトタイプ以来外科医を悩ませてきた実際の問題、すなわち顎の整列不良、不一致なクランプ圧力、湾曲した解剖学をナビゲートする困難に対処した。

Federal Circuitの侵害分析はこれを確認した。Intuitive自身のエンジニアは、突起の目的を異なる方法で特徴付けたとしても、特許が請求した通りに正確に機能するメカニズムでSureForm製品を設計した。Rex Med., slip op. at 23。設計がシャトルを通じてステープル移動を引き起こす機能を果たしたという事実は争われなかった。これは偶発的な侵害または特許の範囲を巧妙に回避する設計ではなかった。それは、ロボット外科用ステープリングに固有の技術的問題を解決した新規かつ非自明な発明を実施した製品であった。

この技術的物語は損害賠償事案の基礎となるべきであった。硬直した線形ステープラーから湾曲した内視鏡装置、ロボット統合への進化は、解剖学的制約に対するますます洗練されたソリューションの進歩を表していた。650特許はその進歩の中に位置し、従来技術が欠いていた統合されたアプローチを提供した。

しかし、Rexはその主張を経済的用語で決して提示しなかった。統合されたビームメカニズムが臨床結果にどれだけ貢献したか、または病院が高リスクの胃食道処置における信頼できるステープリングにどれだけの価値を置いたか、または特許されたソリューションが2001年1月31日（特許の優先日）時点で市場における次善の代替案とどのように比較されたかを定量化する専門家証言はなかった。

この基礎なしに、陪審は特許のバンドルをカバーする1,000万ドルのライセンスについて聞いたが、その価値のどの部分がクレーム6の特定の技術的貢献から派生したかを理解する方法がなかった。売上数値と市場機会は真空中に浮かぶ単なる数字であり、地方裁判所とFederal Circuitの両方が陪審の損害賠償授与を支持する証拠を発見しなかった。

Intuitiveにとって、結果は責任で敗訴したにもかかわらず完全な勝利である。同社は、侵害したとしても、650特許の証明された経済的価値は無視できるものであることを訴訟を通じて確立した上で、SureForm製品を販売し続けることができる。そして892特許を権利放棄付きで却下したことにより、Rexは現在、Intuitiveに対してこれら2つの特許を主張する能力を失った。Rexの損害賠償専門家によれば、これらはCovidienがRexの特許ポートフォリオへの1,000万ドルのライセンスに対して支払った価値の「大半ないし全部」を貢献したものである。

結論：計算が合わない

Rex Medical v. Intuitive Surgicalは、配分失敗の警告的事例として特許訴訟界で議論されるであろう。Federal Circuitの分析は徹底しており、35 U.S.C. § 284の下での損害賠償基準を厳格化する最近の判例と一致している。結果、すなわち侵害と有効性での支持だが名目的損害賠償への減額は、責任で勝訴しても特許の価値を証明できなければ何も意味しないことを示している。

しかし、Rexの機会損失は、裁判所の最終的判示よりも有益かもしれない。Rexは、医学的合併症が人的および経済的コストの両方を伴う分野における真の技術革新をカバーする特許を保有していた。発明は、1世紀にわたって外科医に挑戦してきた問題を解決した。被疑侵害製品は、Intuitive自身の専門家が認めた方法で請求された発明を実施した。Rex Med., slip op. at 23-24。

Rexはこの物語を語る証拠を持っていた。外科用ステープリングの歴史、統合されたメカニズムへの進化、漏出率減少の臨床的価値、医療機器の規制環境、および特許されたソリューションを回避設計するコストである。専門家証人、裁判証言、および実証展示を提供するチャンスがあった。欠けていたのは、その技術的物語を、Apple、EcoFactor、およびその系列の厳しい基準の下で控訴審査に耐えることができる多面的な損害賠償枠組みに結び付ける戦略的先見性であった。

計算は明白である。侵害勝訴＋有効性勝訴＋1,000万ドルの陪審評決＝1ドル、特許発明に価値を配分できない場合は。特許訴訟弁護士とそのクライアントにとって、Rex Medicalの教訓は同様に明白である。損害賠償においてエンジニアリングと同様に、単一障害点が最も危険な設計上の欠陥である。この論文は、1,000万ドルの評決が空中に消えることから始まった。すべての特許権者が高額訴訟に入る際の質問で終わる。あなたの発明が何の価値があるか証明できるか？Rexはできなかった。特許権者はこの過ちから学ぶべきであり、そうでなければ同様の結果のリスクを負う。