John Deereが特許訴訟をブルドーザーのように粉砕:原告の訴状詳細が命取りとなった再訴不可の却下を招いた経緯
- York Faulkner

- 11月4日
- 読了時間: 27分
「特許訴訟において、あなたが主張することは、あなたに不利に利用される可能性があり、実際に利用される...」

I. はじめに
特許訴訟において、十分な申立てと自ら訴訟から脱落してしまう申立ての境界線は、極めて微妙である。David’s Dozer V-Loc System Inc.(デイビッズ・ドーザー・ブイロック・システム)および発明者David Armas(デイビッド・アルマス)(総称して「原告」)は、詳細な主張が真実として受け入れられた結果、John Deere(ジョン・ディア)(「Deere」)の製品が特許を侵害できないことを証明してしまい、この教訓を痛感することとなった。2025年10月9日、アイオワ州北部地区連邦地方裁判所は、Rule 12(b)(6)に基づき、原告の第二次修正訴状の5つの請求原因すべてを再訴不可として却下した。これは、原告の訴状内容が不十分だったためではなく、過度に詳細だったためである。
本件は、ドーザーブレードを制御する方法をカバーする「自動グレーダー安定装置」と題された米国特許第10,533,300号(「300特許」)に関するものである。David’s Dozer V-Loc Sys. Inc. v. Deere & Co., No. 24-CV-1023-CJW-MAR (N.D. Iowa Oct. 9, 2025) (David’s Dozer, slip op.)。原告は、Deereおよび共同被告として指名された2つの顧客が、Deereの333G SmartGrade Compact Track Loader(333G スマートグレード・コンパクト・トラック・ローダー)およびSmartGrade六方向ドーザーブレード製品(総称して「被疑製品」)の使用を通じて300特許を侵害したと主張した。Id. at 6-7。クレームされた発明は、グレーディング作業中にドーザーのブレードの垂直移動を制限することに向けられている。
本件は原告にとって有望な始まりだった。原告の訴状は、2018年8月、ArmasがトレードショーでDeere車両上で特許取得済みシステムをデモンストレーションしたと主張している。Second Amended Complaint, Dkt. 57 at 5-6 (Complaint)を参照。数か月後、Deereは類似システムをカバーする4つの特許出願を行ったとされる。Id. at 6。2020年、Deereは原告が特許を侵害したと主張する自動精密グレーディング機能「ドーザーモード」を搭載した被疑製品を導入した。
しかし、ドーザーモードが実際にどのように動作するかについての原告の詳細な主張が、彼らの破滅となった。裁判所は、マーケティング声明と電圧テストから収集された原告自身の説明が、300特許でクレームされた方法と矛盾することを認定した。裁判所が説明したように、問題は「請求を述べるのに不十分な事実を提供したことではない。問題は、彼らが敗訴させる事実を提供したことである」。David’s Dozer, slip op. at 40。
この一つの核心的な失敗が、ドミノが連続して倒れるように、5つの請求原因すべての却下という結果をもたらし、訴訟全体を崩壊させた。
II. 技術:300特許が実際にクレームするもの
建設および掘削の専門家は、土地改良のために滑らかな表面を作成するため、ドーザーブレード取付具を備えたスキッドステア車両を使用する。車両の前部に取り付けられたブレードは、スキッドステアが移動する際に、土、岩、瓦礫を前方に押し出す。しかし、従来設計されたシステムは持続的な問題に遭遇した。岩、硬い物体、または不均一な地形を通過する際、地面がドーザーブレードを表面から上方に押し上げ、ブレードが上昇した場所には不均一な勾配が残された。Id. at 5。発明者Armasは、この問題に対処する改善を開発するために何年も費やし、その努力は2020年1月14日に発行された300特許に結実した。
300特許は「スキッドステア車両上の自動グレード制御システムによって制御されるドーザーブレードを制御する方法」をクレームしている。The 300 patent, col. 8 ll. 48-49。特許の主要な革新は、ブレードを車両に接続するメインアームを制御する油圧を制限することによって、ブレードの持ち上がりを防ぐことを含む。具体的には、独立請求項1の第4要素は「メインアームを持ち上げる油圧の能力を制限することによって、メインアームが持ち上げ力を提供する能力を防ぐ」ことを記載している。Id. col. 8 ll. 47-67(強調追加)。
明細書は、この油圧制限を達成する3つの特定の方法を教示している:(1)メインアーム油圧に油圧圧力を提供するバルブを閉じる、(2)油圧に供給する供給または戻り油圧ラインをキャップする、または(3)その他の油圧制限手段。Id. col. 5 ll. 36-45; col. 5 ll. 64-col. 6 ll. 6; col. 7 ll. 15-17。各方法は、油圧自体を直接操作することを含む—油圧がメインアームを動かすことができないように圧力を遮断する。明細書は、油圧を制限することが「通常であればメインアームを持ち上げることができる油圧の力の下でメインアームが上に移動する能力を本質的に無効にする」と説明している。Id. col. 7 ll. 64-col. 8 ll. 2; col. 8 ll. 16-21。平たく言えば、300特許は、メインアームが所定の位置にロックされ、持ち上げることができないように油圧圧力を遮断することによってブレードを下に保つ。
原告は、Deereの被疑製品がドーザーモードで動作する際、「車両のブームアームを制御する油圧を制限し...ブームアームが下降位置に留まり、維持される」ことによってこの特許方法を侵害すると主張した。Complaint at 7-8。しかし、裁判所が最終的に認定したように、ドーザーモードがブームアームをどのように下に保つかについての原告自身の詳細な主張は、特許のクレーム範囲外に該当する。
III. 申立ての罠:3つの致命的な主張
連邦巡回控訴裁判所は、「特許権者は、クレームの要件と矛盾する事実を申し立てることによって、クレームを早期却下の対象とする可能性がある」と警告している。Bot M8 LLC v. Sony Corp. of Am., 4 F.4th 1342, 1346 (Fed. Cir. 2021)。申立要件を満たすのに十分な事実を主張できなかった典型的なRule 12(b)(6)却下とは異なり、Bot M8却下は、原告がクレームを積極的に反証する事実を主張した場合に発生する。
これは、「すべての要素」ルールのため、特許訴訟では特に問題となる。文言侵害を証明するには、「クレームに記載されたすべての要素が、被疑製品に正確に見つからなければならない」。Becton, Dickinson & Co. v. Tyco Healthcare Grp., LP, 616 F.3d 1249, 1253 (Fed. Cir. 2010)(内部引用符省略)。原告自身の主張が被疑製品に1つのクレーム要素さえ欠けていることを示す場合、訴状は却下されなければならない。
被告は、原告の主張が300特許のクレームと「根本的に矛盾している」と主張し、Rule 12(b)(6)に基づいて訴状を却下するよう申し立てた。Dkt. 129-1 at 11-13。その根本的な矛盾は、被疑製品が特許クレームの「制限」要素を実施するという原告の主張に焦点を当てていた。したがって、原告の申立てが成功するかどうかは、裁判所が「制限」をどのように解釈するかにかかっていた。
原告は、裁判所が争点となっている特許クレーム用語の当事者の競合する解釈を検討する予定のMarkman審理後まで、被告の申立てに対する判決を延期するよう裁判所に促した。Dkt. 131 at 8-11。しかし、裁判所は、Markmanブリーフィングの第一段階における原告自身の行為に注目し、そうでないと説得された。その第一段階は、当事者が協議し、裁判所の解釈を必要とする争点となっている特許クレーム用語を特定することを義務付けた。当事者は特定の争点となっているクレーム用語を特定したが、どちらの当事者も「制限」という用語または「メインアームを持ち上げる油圧の能力を制限する」というフレーズを解釈するよう裁判所に求めることを提案しなかった。Dkt. 137 at 2; David’s Dozer, slip op. at 13。したがって、裁判所は、Markman審理後まで被告のRule 12(b)(6)申立てに対する措置を延期する理由を見出さなかった。
連邦巡回控訴裁判所によれば、クレーム用語が「内在的証拠のみに基づいて」解釈できる場合、「地方裁判所が却下申立ての裁定においてクレーム解釈を行うことを禁止する絶対的なルール」はない。UTTO Inc. v. Metrotech Corp., 119 F.4th 984, 992-93 (Fed. Cir. 2024)。クレームが特許自体とその審査経過のみに基づいて解釈される場合――外在的証拠なしにーー「クレーム解釈に関する決定は、Rule 12(b)(6)に基づく申立てに対する判決において適切かつ日常的である他の法的基準の解釈と種類において異ならない」。Id. at 993。ここで、裁判所は、特許の平易な文言と明細書の詳細な説明を読むだけで300特許のクレームの範囲を解釈できることを認定した。David’s Dozer, slip op. at 13-15。
裁判所の内在的解析は、300特許のクレームされた方法が「メインアームを持ち上げる油圧を直接制限する」ことを想定していると結論付けた。Id. at 14。3つの特定の方法――バルブを閉じる、ラインをキャップする、またはその他の油圧制限手段――のそれぞれが「油圧を直接操作する積極的なステップを含む」。Id.
これは、特許クレームが「油圧の能力を制限する」ことを要求し、油圧に間接的に影響を与える他の何かを制限することではないことを意味した。Id。裁判所が説明したように、「油圧を制限することであり、他の何かを制限することではないことが、メインアームの持ち上げを防ぐ」。Id. at 14-15。300特許が要求するもののこの解釈により、裁判所はドーザーモードがどのように機能するかについての原告の主張に目を向けた。それらの主張は、それぞれが侵害クレームにとって致命的な3つの別々の矛盾を明らかにした。
A. 主張#1:ブレードを「油圧的に」下に保つ
原告の最初の主張は、ポッドキャストに出演したDeereの製品マーケティングマネージャーであるGregg Zupancic(グレッグ・ズパンチッチ)を引用し、ドーザーモードを「[ブレード]が常にグレード上に油圧的に下に留まっていることを確認する」と説明した。Complaint at 8(強調追加)。この主張は、ドーザーモードが油圧を積極的に使用するーー油圧を「制限」するのではなく、ブレードを下に保つために油圧を作動させるーーことを示唆した。裁判所は、この主張が積極的な油圧作動を指し示しており、これは油圧能力を制限するという300特許の要件と矛盾することを認定した。David’s Dozer, slip op. at 17。
B. 主張#2:ブレードを押し下げるために油圧をパルスする
別のトレードショーインタビューで、原告はZupancicが次のように述べたと主張した:「したがって、ドーザーモードでは...重い負荷の下でブレードがストップから上がってこようとするとき、私たちは油圧をパルスしてそれを下に保ち、押し下げ、下に保つことができるので、きれいで滑らかなグレードが得られます」。Complaint at 9。この主張はさらに問題があった。ブレードを押し下げるために油圧をパルスすることは、油圧を積極的に作動させる必要があるーー油圧を制限することとは正反対である。矛盾は和解できなかった:「デバイスは、下向きの力を加えるために同じ油圧を積極的に作動させているのと同時に油圧を制限することはできない。それらは2つの反対の行動である」。David’s Dozer, slip op. at 17。
C. 主張#3:電力がないことを示す電圧テスト
原告はまた、被疑製品で電圧テストを実行したと主張した。車両がドーザーモードで動作する場合、原告はブームアーム油圧で「電圧なし」が測定可能であると主張した。Complaint at 10。ユーザーが特定のポイントを超えてジョイスティックを引き戻すと、車両はドーザーモードから切断され、電圧が測定可能になり、ブームアームが持ち上げることができる。Id。原告は、このテストが「[被疑製品が]ドーザーモードで動作している場合...ブームアームを制御する油圧が実際に制限されていることを確認する」と主張した。Id。
裁判所はこの主張を却下し、電力を切ることは油圧圧力を制限することと同じではないことを認定した:
電力を制限することは、油圧を制限することと同じではない。300特許によると、油圧を制限するには、油圧バルブラインを閉じるか、油圧供給をキャップする必要がある。電源を切る必要はない。別の言い方をすれば、電源を切ることによってブームアームを制限することは、300特許によって具体的に想定された油圧圧力を制限する手段とは異なる方法でブームアームを所定の位置に保つことである。
Id. at 18。裁判所は、「バルブを閉じ、油圧供給をキャップすることによって油圧を制限するには電力が必要である可能性が高い」と説明した。Id。言い換えれば、300特許のバルブ閉鎖またはラインキャッピングの方法は、油圧流を制限するメカニズムを操作するために電力を必要とするだろう。対照的に、原告はドーザーモードが単に電力を切断すると主張したが、これは「油圧を制限するのとは異なる方法」である。Id。
D. より詳しく見る:クレーム解釈かクレーム要素の輸入か?
「油圧の能力を制限する」に関する裁判所の解釈は、微妙だが重要な疑問を提起する。裁判所は適切にクレーム文言を解釈したのか、それとも特許の明細書からクレーム要素を不適切に輸入したのか(明細書の記載をクレームに読み込んだのか)?
独立請求項1は、「メインアームを持ち上げる油圧の能力を制限することによって、メインアームが持ち上げ力を提供する能力を防ぐ」ことを記載している。The 300 patent, col. 8 ll. 47-67。クレーム用語「制限」は、油圧コンポーネントの物理的操作に明示的に限定されていない。油圧操作を防ぐ任意の方法—油圧システムを駆動する電力を切ることを含む—を広く包含すると主張できる。この解釈の下では、原告の電圧テストは、バルブ閉鎖とは異なるメカニズムを通じてでも、被疑製品が油圧操作を制限することを示すだろう。
裁判所はこの解釈を却下し、「油圧を制限するには油圧バルブラインを閉じるか油圧供給をキャップする必要がある」—特許の明細書に具体的に記載された方法—と判示した。David’s Dozer, slip op. at 18。しかし、連邦巡回控訴裁判所は、「いくつかの明細書の記述または図からクレームへのクレーム要素の輸入」に対して警告している。Computer Docking Station Corp. v. Dell, Inc., 519 F.3d 1366, 1374 (Fed. Cir. 2008)。明細書の3つの例(バルブ閉鎖、ラインキャッピング、その他の油圧制限手段)は、特に「その他の油圧制限手段」のキャッチオール文言を考慮すると、網羅的ではなく説明的である可能性がある。
裁判所の解釈は、「制限」を特許で議論されているバルブを閉じるか油圧供給をキャップするだけでなく、油圧流の任意の直接操作として解釈することによって、このキャッチオールに敏感であるように見える。しかし、他の間接的な「油圧制限手段」は除外される。支持のために、裁判所は、「メインアームを持ち上げる油圧の能力を制限することが『通常であればメインアームを持ち上げることができる油圧の力の下でメインアームが上に移動する能力を本質的に無効にする』」という特許の教示を強調した。David’s Dozer, slip op. at 14-15(300特許、col. 7 ll. 64-col. 8 ll. 2を引用)。
裁判所によると、「油圧を制限することであり、他の何かを制限することではないことが、メインアームの持ち上げを防ぐ」。Id。しかし、この「無効にする」文言の解釈は精査を招く。明細書は、油圧を制限することが「油圧の力の下でメインアームが上に移動する能力を本質的に無効にする」と述べている。The 300 patent, col. 7 ll. 64-col. 8 ll. 2(強調追加)。一つの解釈—裁判所の解釈—は対象に焦点を当てる:油圧自体を制限する必要がある(バルブ閉鎖、ラインキャッピングなど)。しかし、別の解釈は結果に焦点を当てる:その不能がどのように達成されるかに関係なく、メインアームは油圧力の下で上に移動できない。
この第二の解釈の下では、油圧システムを駆動する電力を切ることは、電気なしでは油圧がメインアームを持ち上げる力を生成できないため、「油圧の力の下でメインアームが上に移動する能力を無効にする」だろう。明細書の文言は、その結果を達成するための特定のメカニズムを義務付けるのではなく、機能的な結果(油圧力の下での持ち上げなし)を説明している。クレーム解釈の問題が連邦巡回控訴裁判所に達した場合、明細書の中核的教示におけるこの曖昧さが決定的になる可能性がある。
この解釈が控訴審査を生き延びるかどうかは、地方裁判所の意見が示唆するよりも微妙な問題を提示する。裁判所の解釈は、明細書の直接的な油圧操作—バルブを閉じる、ラインをキャップする、および油圧流を物理的に制限する他の手段—への繰り返しの強調に支持を見出している。しかし、原告は、「その他の油圧制限手段」が、電力中断を含む、メインアームを持ち上げることから油圧を防ぐ任意のメカニズムを包含すると主張できる。
控訴のメリットを評価する原告の弁護士にとって、広いクレーム文言と明細書ベースの狭窄との間のこの緊張は、取り消しの最も強い根拠を提供する可能性がある。実際、原告は、明細書の例が限定的ではなく説明的であると主張し、方法クレームにおける機能的解釈を支持する連邦巡回控訴裁判所の先例で控訴を活用するかもしれない。例えば、Liebel-Flarsheim Co. v. Medrad, Inc., 358 F.3d 898, 906 (Fed. Cir. 2004)(「ステップの順序の放棄がない場合、方法クレームにステップの特定の順序を読み込むことは不適切」)を参照。
これらのクレーム解釈の問題は、控訴では潜在的に重要である可能性があるが、地方裁判所の最終的な判決には影響しなかった。裁判所のクレーム解釈によって原告の直接侵害主張における中核的な矛盾が確立されたため、5つの請求原因すべてが順番に却下された。
IV. ドミノ効果:1つのエラーが5つの請求原因すべてを崩壊させた
原告が直接侵害を主張できなかったことを認定した後、裁判所は残りの4つの請求原因に目を向けた。それぞれが順番に倒れた、ドミノのように、または訴状全体を通る単一の糸のように、請求原因を次々と解きほぐした。
A. 誘発侵害(請求原因II)
原告の第2の請求原因は、Deereが35 U.S.C. § 271(b)に違反して侵害を誘発したと主張した。Complaint at 12。Section 271(b)の下では、「特許の侵害を積極的に誘発する者は、侵害者として責任を負う」。しかし、誘発侵害は前提として基礎となる直接侵害を必要とする。Limelight Networks, Inc. v. Akamai Techs., Inc., 572 U.S. 915, 924-25 (2014)。直接侵害なしには、誘発侵害はあり得ない。David’s Dozer, slip op. at 26。
注目すべきことに、裁判所は、直接侵害が適切に申し立てられていた場合、原告の誘発侵害の主張は却下申立てを生き延びたであろうと判断した。Id. at 27-28。誘発侵害を証明するには、原告は「申し立てられた誘発者が特許を知っており、侵害行為を故意に誘発し、他者の特許侵害を奨励する特定の意図を持っていた」ことを示さなければならない。Vita-Mix Corp. v. Basic Holding, Inc., 581 F.3d 1317, 1328 (Fed. Cir. 2009)。
原告は、Zupancicがポッドキャストやトレードショーでの声明で、被疑製品を侵害するとされる方法で使用することの利点を宣伝した特定の事例を主張した。Complaint at 8-9。裁判所は、これらの主張が真実であれば、「侵害の使用とされるものを宣伝し奨励する積極的なステップ」を示すのに十分であると判断した。David’s Dozer, slip op. at 28。これにより、直接侵害の失敗はさらに重大になった。原告は誘発について魅力的に近づいたが、直接侵害を申し立てるという基本的な要件が満たされなかった。
B. 寄与侵害(請求原因III)
原告の第3の請求原因は、Deereが35 U.S.C. § 271(c)の下で寄与的に侵害したと主張した。Complaint at 13-14。「寄与侵害は、当事者が特許プロセスを実施するために使用する材料または装置を販売または販売の申し出をした場合に発生する」。その装置が「発明を実施するために重要であり、実質的な非侵害使用がなく、当事者によって『そのような特許の侵害に使用するために特別に作られたまたは特別に適合された』ことが知られている」場合。In re Bill of Lading Transmission & Processing Sys. Pat. Litig., 681 F.3d 1323, 1337 (Fed. Cir. 2012)。誘発侵害と同様に、寄与侵害は「直接侵害があったこと」を示すことを必要とする。Cross Med. Prods., Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc., 424 F.3d 1293, 1312 (Fed. Cir. 2005)。したがって、直接侵害の欠如はこの請求原因も破滅させた。David’s Dozer, slip op. at 29。
直接侵害が適切に申し立てられていたとしても、原告の寄与侵害クレームは独立した欠陥に苦しんでいた。原告は、被疑製品が「実質的な非侵害使用を持たない」ことを示す妥当な事実を主張できなかった。被疑製品とそのコンポーネントが「300特許のクレームされた発明の実質的で重要な部分であり、実質的な非侵害使用がない」という訴状の主張は、支持する事実なしに「要素の定式的な記述に過ぎない」。Id. at 30。そして、自己破壊的な主張の別の例として、訴状は他の場所で、ドーザーモードが被疑製品の顕著な機能の「1つ」であると主張し、製品が他の重要な非侵害機能を持つことを示唆している。Complaint at 7。裁判所は、この主張が「被疑製品が実質的な非侵害使用を持たないという原告の議論を直接損なう」と判断した。David’s Dozer, slip op. at 30。
C. 虚偽広告(請求原因IV)
原告の第4の請求原因は、Deereがランハム法のSection 43(a)(1)(B)、15 U.S.C. § 1125(a)(1)(B)に違反して虚偽で誤解を招く広告に従事したと主張した。Complaint at 15-16。原告は、侵害クレームの代替としてこのクレームを申し立てた:ドーザーモードが実際に油圧を制限しないためDeereが侵害しない場合、ドーザーモードがどのように機能するかについてのZupancicのマーケティング声明は虚偽広告を構成するはずである。
理論は表面的な魅力があったが、2つの独立した理由で失敗した。第一に、Zupancicの声明はドーザーモードが油圧を「制限する」とは主張していない。彼はそれが「油圧的に」機能し、ブレードを下に保つために「パルス」すると述べたーー裁判所が侵害クレームを却下する際に認定したように、制限ではなく積極的な油圧作動を説明する声明。David’s Dozer, slip op. at 33。裁判所は、「Zupancicはドーザーモードが油圧を制限したと虚偽に主張しなかった。なぜなら、それは単に彼が言ったことではないからだ」と判断した。Id。第二に、原告は事実的な裏付けを持つ具体的な損害を主張できなかった。
訴状は、原告が「取り返しのつかない損害を受けた」と「ビジネスの評判、関連する売上の減少、またはのれんの喪失」を被ったとだけ主張した。Complaint at 16。「または」の使用は、原告自身がどの損害を被ったかを知らなかったことを示唆し、特定の損害を裏付ける事実はなかった。David’s Dozer, slip op. at 33-34。妥当な損害の主張がなければ、原告はランハム法のクレームを追求する当事者適格を欠いていた。Id. at 34。
D. 発明者の訂正(請求原因V)
原告の第5の請求原因は、35 U.S.C. § 256に基づく発明者の訂正を求め、2018年8月のトレードショー後にDeereが出願した4つの特許に原告Armasを共同発明者として追加するよう裁判所に求めた。Complaint at 17。共同発明者資格は、構想への貢献以上のものを必要とする—それは「協力または共通の方向の下での作業などの共同行動の要素」を必要とする。Kimberly-Clark Corp. v. Procter & Gamble Distrib. Co., 973 F.2d 911, 917 (Fed. Cir. 1992)。連邦巡回控訴裁判所は、「協力または協調した努力は、発明者が彼らの発明的努力の間またはその時間的近接性において何らかのオープンなコミュニケーションラインを持っている場合にのみ発生する」と説明している。Eli Lilly & Co. v. Aradigm Corp., 376 F.3d 1352, 1359 (Fed. Cir. 2004)。
原告は、Armasがトレードショーでシステムをデモンストレーションし、数か月後、Deereが類似技術をカバーする特許出願を提出したと主張した。Complaint at 5-6。しかし、原告はArmasとDeereの発明者との間のコミュニケーション、調整、または接続を主張しなかった。訴状は、Deereの代表者がデモンストレーションを観察した可能性があることを示唆したが、その受動的な視聴以外の相互作用を主張しなかった。裁判所はこれを不十分と判断した:「被告が300特許の方法が使用されているのを見たとしても、単に方法を見るだけでは接続または協力を示すのに十分ではない」。David’s Dozer, slip op. at 37。共同発明者資格は「少なくともいくらかの協力または接続の量子」を必要とし、これは訴状から完全に欠如していた。Id.(Eli Lilly、376 F.3d at 1359を引用)。
V. 手続き上の余波:すべての被告に対する最終性
A. 顧客訴訟の例外
訴状全体の却下によって最終的に無効になったが、Deereはまた、ディーラー被告であるDobbs Equipment, LLC(ドブス・イクイップメント)およびEFE, Inc. d/b/a Everglades Equipment Group(エバーグレーズ・イクイップメント・グループ)に対するクレームを却下――または代わりに分岐して停止――するよう申し立てた。Dkt. 129-1 at 13-14。Deereは、これらのディーラーは単なる顧客であり、したがって顧客訴訟の例外が適用されて、真の被告であるDeereに対するクレームが進行している間、訴訟負担から彼らを保護すべきであると主張した。
連邦巡回控訴裁判所は、製造業者が紛争における「真の被告」である場合、地方裁判所が顧客に対する特許侵害クレームを停止または分岐する裁量を持つことを認識している。In re Nintendo of Am., Inc., 756 F.3d 1363, 1365 (Fed. Cir. 2014)。この顧客訴訟の例外は、伝統的に、特許権者が1つの裁判所で顧客を訴え、製造業者が別の裁判所で宣言的判決を求めて訴えた場合に適用された。しかし、Nintendoは、「製造業者の責任が他の被告のいずれかの回復の前提」である場合、裁判所が製造業者に対するクレームが進行している間に顧客に対するクレームを分岐できると判示し、単一訴訟事件にドクトリンを拡張した。Id. at 1366。
原告は、一般的ではないが最近の顧客訴訟事件で牽引力を得ている議論で分岐に抵抗した。彼らは、製造業者と顧客が異なる活動を通じて侵害する可能性があるため、例外は特許方法クレームに適用されるべきではないと主張し、製造業者に対する解決が必ずしも顧客に対するクレームを解決しないことを意味する。David’s Dozer, slip op. at 21。裁判所はこの区別をますます認識している。例えば、Erfindergemeinschaft UroPep GbR v. Eli Lilly & Co., Case No. 2:15-CV-1202-WCB (E.D. Tex. Apr 26, 2016)(「Cialisが[特許]を『棚から』侵害するという示唆はない」)(事件を引用)を参照。議論には教義上の魅力があるーー装置クレームでは、顧客の製造業者の侵害製品の使用は自動的に派生責任を作成するが、方法クレームでは、顧客は製造業者の装置の製造、販売、または促進行為とは異なる方法で特許方法を実行する可能性がある。
裁判所は、この議論を法的には健全だが事実上適用できないと判断した。原告はディーラー被告に対する別個の侵害理論を主張しなかったーー「ディーラー被告がDeere被告とは異なる方法で侵害したという実質的な主張はない」。David’s Dozer, slip op. at 22。ディーラーは、特許方法を自分自身で実行するのではなく、または製造業者とは異なる方法で実行するのではなく、被疑製品を販売することによってのみ侵害したとされている。侵害理論が同一であるため、顧客訴訟の例外の根拠――製造業者が実際の利害関係者である場合に顧客に対する重複訴訟を回避するーーは、事件で問題となっている方法クレームに等しく適用された。Id. at 21-22。
裁判所の分析は、重要な教義上の境界を明確にする。関連する質問は、クレームタイプではなく侵害理論の独自性である。顧客が製造業者と同じ行為(方法を実施する被疑製品の販売)を通じて派生的に侵害したとされる場合、方法クレームは装置クレームと同様に扱われる。顧客が製造業者の活動とは異なる方法で独立して特許方法を実行したとされる場合――たとえば、製造業者が実行または指示しなかったプロセスステップを実行するために販売された機器を使用する場合――方法クレームの議論は分岐を妨げる可能性がある。
ここで、原告がディーラーによる独立した方法の実行を主張しなかったことは、分岐への抵抗を排除した。裁判所が顧客訴訟ドクトリンの境界を改良し続けるにつれて、派生的方法実行と独立した方法実行との間のこの区別はますます重要になる可能性がある。
裁判所は最終的に、「ロー・オブ・ザ・ケース・ドクトリン」という異なる根拠で分岐を拒否した。手続き上の履歴は、この問題がなぜ生じたかを説明する。原告は当初、フロリダ州南部地区連邦地方裁判所でDeereのみを訴えた。Dkt. 1。Deereがアイオワ州北部地区――Deereの主要な事業所であり、被疑製品が設計および製造された場所――への会場移転を申し立てた後、原告は2つのフロリダベースのディーラー被告を追加するために訴状を修正した。Dkt. 30-31, 37。戦略的計算は明らかだった。フロリダ被告を追加することで、フロリダへのより強い接続を作成することによって会場移転を打ち負かす可能性がある。
しかし、戦術は失敗した。Deereと新たに追加されたディーラー被告は共同で、事件をアイオワに移転し、ディーラーに対するクレームを分岐して停止するよう申し立てた。Dkt. 70。フロリダ州南部地区は、アイオワがより便利なフォーラムであることを認定し、移転申立てを許可したが、事件が「アイオワ州北部地区で全体として進行できる」と判示し、分岐申立てを拒否した。David’s Dozer, slip op. at 22(Dkt. 89, at 18-19を引用)。
事件がアイオワに移転した後、被告は分岐申立てを更新した。しかし、アイオワ州北部地区は、ロー・オブ・ザ・ケース・ドクトリンの下でフロリダ州南部地区の以前の決定に拘束されることを認定した。このドクトリンの下では、「裁判所が法律のルールを決定した場合、その決定は同じ事件の後続の段階で同じ問題を支配し続けるべきである」。Morris v. American Nat’l Can Corp., 988 F.2d 50, 52 (8th Cir. 1993)。裁判所は、最初の決定が「明らかに誤っており、明白な不正義を働く」「異常な状況」でのみ、以前の決定を再検討することができる。Id。アイオワ裁判所はそのような状況を認定しなかったーー被告は本質的にフロリダで提起した同じ議論を提起し、再検討を正当化する新しい証拠はなかった。David’s Dozer, slip op. at 22-23。
したがって、直接侵害クレームが生き残っていたとしても、ディーラー被告は事件に残っていたであろう。結果として、被告が分岐を達成できなかったことは、偽装の祝福であることが判明したーーすべての被告を事件に保つことにより、ロー・オブ・ザ・ケース・ドクトリンにより、裁判所は製造業者とディーラーに対するクレームを単一の却下で処分できた。
B. 再訴不可の却下:第3のチャンスなし
5つの請求原因すべてを却下しなければならないと判断した後、裁判所は、却下が再訴不可か再訴可能かを検討した。申立ての修正が無益である場合、または原告が訴状を実行可能にする方法を示していない場合、再訴不可の却下が適切である可能性がある。Pet Quarters, Inc. v. Depository Tr. & Clearing Corp., 559 F.3d 772, 782 (8th Cir. 2009)。
原告は、以前の修正が「技術的な問題」のみに対処したため、訴状を修正することを許可されるべきであると主張したーー最初にディーラー被告と追加の訴因を追加し、次に被告の身元を修正した。Dkt. 131 at 24-25。これは、裁判所が実質的な主張の十分性をテストした初めてのことだった。しかし、裁判所は修正が無益であることを認定した:
ここでの原告の第二次修正訴状の問題は、請求を述べるのに不十分な事実を提供したことではない。問題は、彼らが敗訴させる事実を提供したことである...。彼らの主張はすでに被疑製品がどのように機能するか、そしてそれが300特許がどのように機能するかと矛盾することを示している。裁判所は、原告が被疑製品がどのように機能するかについての理解全体とZupancicが行ったコメントの解釈を修正し、変更を支持するために事実上の主張も修正しない限り、訴状を修正しても矛盾を解決できるとは考えていない。
David’s Dozer, slip op. at 40。裁判所は、原告が少なくとも2024年3月1日以来、事件が移転される前にフロリダ州南部地区で被告が最初に却下を申し立てたときから、実質的な欠陥の可能性について通知を受けていたと指摘した。Id. at 39。しかし、ブリーフィング、口頭弁論、および数か月の訴訟を通じて、原告は「他に何も思いつかなかった、または少なくとも訴状を実行可能にすると信じている他の何かを裁判所に通知しなかった」。Id. at 40。「原告の結論的な議論」である別のチャンスを得るべきだというものは、「裁判所が原告に再び訴状を修正する許可を与えるための十分な根拠ではない」。Id。
裁判所は、第二次修正訴状を再訴不可として却下し、事件を終結させた。
VI. 結論:単一の糸を引く
単一の糸が引かれると、衣服はほどける。David’s Dozerの第二次修正訴状も同じようにほどけたーー300特許のクレームされた方法とドーザーモードの申し立てられた動作との間の実質的な矛盾が、すべての請求原因を破滅させた。この事件は、Twomblyの十分性要件とBot M8の過剰申立ての罠との間の危険な地形を浮き彫りにする:原告は、侵害を反証するほど多くの詳細を提供せずに、妥当性を満たすのに十分な詳細を申し立てなければならない。Bell Atl. Corp. v. Twombly, 550 U.S. 544, 555-56 (2007); Bot M8 LLC v. Sony Corp. of Am., 4 F.4th 1342, 1346 (Fed. Cir. 2021)。
この事件はまた、重要な手続き上の誤りを明らかにする。原告は「制限」を解釈するためのMarkman審理を主張したが、申立前の交換でその用語の解釈を提案していなかった。Id. at 13。これにより、裁判所はUTTO Inc. v. Metrotech Corp., 119 F.4th 984, 992-93 (Fed. Cir. 2024)の下で却下申立段階でクレーム解釈を進めることができた。David’s DozerはBot M8およびUTTOとともにより広い傾向の一部となる。裁判所は、内在的証拠がクレーム用語の裁判所の解釈に明確なガイダンスを提供する場合、予備的なクレーム解釈に従事することをますます喜んでおり、却下申立段階を特許訴訟における重要な戦場にしている。
特許原告はもはや、定式的な記述に基づいてディスカバリーを通じて生き残ることに頼ることはできないーー訴状は、明細書の詳細な説明に対してテストされた特許のクレーム要素と一致する妥当なストーリーを語らなければならない。しかし、ここでの中核的な問題は定式的な申立てではなかったーーそれは、原告がドーザーモードが300特許クレームとは異なる方法を使用すると主張したことだった。教訓は厳しいものである。特許訴訟において、あなたが主張することは、あなたに不利に利用される可能性があり、実際に利用される。そして、きつく引かれた単一の緩い糸は、あなたの訴訟全体を解きほぐすことができる。




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